Annulation d’un enregistrement de marque de commerce obtenu de mauvaise foi: une première au Canada

En 2019, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») canadienne est largement amendée, incluant en y ajoutant un certain prérequis de bonne foi de la part de ceux qui déposent des demandes d’enregistrement. Depuis, on peut contrer certains tiers qui tenteraient d’abuser du système d’enregistrement, incluant quant à des marques bien connues, par exemple. C’est grâce à ce nouveau prérequis, qu’un tribunal canadien a justement récemment annulé l’enregistrement qu’avait obtenu un individu espérant extorquer l’entreprise dont il avait piraté la marque.

La décision en question, Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c. Meng (2022 FC 743), implique une chaîne de restaurants chinoise bien connue là-bas et dont la marque avait été enregistrée par un certain M. Meng, au Canada. Le malfrat avait ensuite exigé plus d’un million de dollars en échange de «son» enregistrement à défaut il entendait les bloquer au Canada. Essuyant un refus de la part de la chaîne de restaurants visée, l’individu sans scrupule s’empresse alors de tenter de vendre «son» enregistrement, au plus offrant, sur Internet.

Eh oui, ce genre de choses peut réellement se produire, même ici!

Heureusement, la LMC contient désormais le paragraphe 18(1)(e), lequel prévoit qu’un enregistrement s’avère invalide si : «la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi». Grâce à cette nouvelle disposition, la chaîne de restaurants peut donc intenter des procédures contre M. Meng, en Cour fédérale, afin de faire annuler son enregistrement illicite sur cette base.

Au final, compte tenu de la trame de faits, le tribunal a peu de difficultés à conclure qu’on était effectivement ici dans une situation de mauvaise foi, incluant à cause des affirmations et des demandes que M. Meng avait formulé, en essayant de monnayer l’enregistrement sous le couvert de ce qui revenait ni plus ni moins qu’à des menaces.

Puisque, selon les débats parlementaires, on a ajouté le paragraphe 18(1)(e) à la LMC afin de composer avec le problème des tiers enregistrant des marques dans le seul but d’extorquer ou de bloquer des entreprises légitimes, cette affaire semblait toute indiquée pour appliquer la nouvelle prohibition à l’encontre des demandes produites de mauvaise foi.

La décision contient d’ailleurs une discussion intéressante quant à la question de savoir si la croyance réelle d’une personne à l’effet qu’elle disposait du droit d’enregistrer cette marque pourrait la sauver. À tout événement, le tribunal écarte cette possibilité ici, dont parce que M. Meng avait déposé presqu’une vingtaine d’autres demandes visant des marques notoires de restaurants. Sa mauvaise foi s’avérait donc suffisamment apparente pour qu’on puisse y conclure, sans trop de difficultés. Eh oui, clairement, le gus en question avait enregistré cette marque dans le seul but de la revendre à son vrai propriétaire -difficile d’en conclure autrement!

Cette décision nous permet donc de voir que ce nouveau paragraphe de la LMC s’avère effectivement susceptible d’application, à tout le moins dans les cas où on est face à des mécréants dont les intentions abusives font peu de doute. Pirates de marques -vous n’avez qu’à bien vous tenir! Remarquez, bien que cette décision soit encourageante, restera tout de même à voir comment la jurisprudence à venir traitera des cas où les faits, incluant quant aux motivations et à l’intention des auteurs de demandes, s’avèrent moins «caricaturaux», disons. Par exemple, en l’absence de ce qui revient à une demande d’extorsion de la part de M. Meng, le tribunal serait-il parvenu à la même conclusion?

La Charte de la Langue française v. 3.0 -Yikes!

Comme on s’en souviendra, en 1977, le gouvernement québécois adoptait un projet de loi numéroté «101», un projet ayant résulté en une loi désormais affublée du nom de la «Loi 101», bien que possédant bien un véritable nom: la Charte de la langue française (la «Charte»). Comme chacun le sait, la Charte visait (et vise toujours) à promouvoir l’usage de la langue française au sein de la province du Québec, au Canada, de façon à contrer ce qu’on perçoit comme l’assimilation éventuelle, quasi-inévitable de dire certains, du français par l’anglais.

En 2019, confronté à un monde des affaires prenant de plus en plus avantage d’une lacune de la Charte, le législateur québécois amendait celle-ci, principalement afin de forcer les commerçant à inclure sur la devanture des commerces des descriptifs en français, augmentant ainsi la visibilité du français dans le commerce.

Puis, récemment, en juin 2022, une nouvelle mouture de la Charte est adoptée, laquelle vient modifier substantiellement la donne pour les entreprises exploitées au Québec. Fidèles à leurs habitudes, les Québécois réfèrent largement pour l’instant au Projet de loi 96 comme la «Loi 96». Pour nos fins, appelons cela la Charte version 3.0.

Sans vouloir en faire ici un examen exhaustif, permettez-moi d’en faire ici un bref survol. Pour ce faire, voici le genre de changements dont ont parle ici, en plus de l’augmentation des pouvoirs du chien de garde de la Charte, l’OQLF:

  • L’obligation pour toutes les entreprises exploitées au Québec de voir à servir leur clientèle en français, en leur fournissant toute information mise à la disposition de la clientèle en français;
  • Un changement MAJEUR en matière de marques, à savoir de prévoir qu’on considèrera dorénavant qu’une marque de commerce (i.e. une créature protégée) n’en est un que si elle est véritablement enregistrée, évitant ainsi dorénavant que les commerçants au Québec puissent continuer à exhiber impunément des marques d’usage anglophones, sans aucun mention en français – conséquence: toute marque comportant du contenu qui n’est pas en français DEVRA dorénavant être enregistrée en bonne et due forme si on veut éviter être sujet à des procédures instituées en vertu de la Charte, etc.;
  • Plus encore, renforcer les règles en matière d’affichage en français (par ex., pour les enseignes de magasins), en exigeant dorénavant la présence nettement prédominante (disons 2 vs. 1) du français sur les devantures de magasins, par exemple (en regardant la devanture en faisant abstraction de la présence de la marque);
  • L’ajout de l’obligation pour les entreprises qui se munissent de contrats d’adhésion (par ex. des contrats de consommation), de les mettre à la disposition du public québécois en français, comme condition de validité de ces contrats, ni plus ni moins!;
  • Réduire le seuil du nombre d’employés requis pour assujettir une entreprise aux exigences en matière de programmes de francisation, de 50 à 25;
  • Des obligations plus strictes d’affichage des offres d’emploi en français, en exigeant leur publication d’une façon qui s’avère comparable à la version anglaise, le cas échéant;
  • Un resserrement des critères permettant aux employeurs d’exiger qu’un candidat recherché pour un poste qu’on affiche maitrise une langue autre que le français; et
  • L’obligation généralisée pour la plupart des organisation de fournir tout matériel écrit en français à son personnel.

On note aussi un ajout très américain à cette nouvelle mouture de la Charte, à savoir un droit d’action privé, lequel permettra aux citoyens qui s’estiment lésés de poursuivre eux-mêmes les organisations délinquantes, soit pour obtenir des injonctions ou des dommages, qu’ils soient punitifs ou autres. Bref, on veut se munir d’un régime que toutes les entreprises et organisations ne seront plus tentées d’ignorer.

Malgré ce qui précède, notons que la plupart des nouvelles règles sont essentiellement mises sur la glace pour trois (3) ans, jusqu’au 1er juin 2025, afin de donner une chance à toutes les organisations de se mettre à jour.

Et vous, votre organisation est-elle conforme? À défaut, vous disposez de trois ans pour faire vos devoirs!

Temps de sortir les poubelles: finalement un mécanisme pour s’attaquer facilement aux marques officielles bidons

Récemment, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») publiait un projet d’énoncé visant à clarifier la pratique quand on veut présenter une requête visant à faire invalider sommairement une marque officielle.

L’une des particularités du système canadien lié aux marques de commerce implique l’existence d’une créature étrange qu’on nomme les «marques officielles». Ce type très spécial de marque vise à permettre aux organismes gouvernementaux d’identifier des marques qu’ils s’arrogent, de façon à empêcher dès lors des tiers de les employer. En pratique, ces marques disposent donc d’un statut spécial et est prisé parce qu’émis par le truchement de formalités passablement plus rapides et simples qu’un enregistrement de marque ordinaire.

Le hic, c’est qu’en principe ce type d’enregistrement n’est ouvert qu’aux «autorités publiques», un concept juridique que les tribunaux ont été  amené à préciser, pour en arriver en 2002 à une définition reposant sur deux critères obligatoires pour l’entité qui tente d’en enregistrer une (et qu’applique le Bureau des marques de commerce, le «BMC»):

  • le gouvernement exerce un contrôle important sur les activités de l’entité; ET
  • les activités de l’entité servent l’intérêt public.

Par contre, depuis 20 ou 30 ans, pas mal d’organisations et même d’entreprises ont utilisé le régime des marques officielles, parfois sans droit, afin de se ménager un monopole quant à leur marque, en contournant le système normal d’enregistrement de marque de commerce. Évidemment, on pouvait toujours les amener en Cour fédéral quant on voulait faire invalider une telle fausse «marque officielle» mais cela s’avérait souvent prohibitif pour l’entreprise moyenne.

Résultat, le registre canadien comporte toujours bon nombre de ces marques officielles bidons, que personne ne s’est suffisamment acharné pour faire déclarer nulles. Pire encore, la LMC ne comporte aucune disposition posant une limite de temps aux enregistrements de marques officielles, si bien que le registre s’en encombre de plus en plus, au fur et à mesure que le BMC en octroi.

Bonne nouvelle à ce sujet, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») nous donne désormais une arme additionnelle pour faire invalider les marques officielles factices. La LMC stipule en effet maintenant qu’on peut demander au BMC de retirer telle ou telle marque officielle (du registre des marque), parce l’entité qui l’avait obtenu  n’y avait pas droit. D’ailleurs, la LMC prévoit qu’on peut aussi faire une telle demande quant l’entité visée n’existe plus mais que son enregistrement (zombie) demeure, lui, sur le registre.

En somme, cette procédure allégée permet finalement de s’attaquer aux fausses marques officielles et qui jonchent toujours le registre des marques au Canada, dans les cas où le statut d’autorité publique du titulaire (ou son existence continue) s’avère douteux.

Côté procédure, le projet d’énoncé de pratique publiée récemment par l’OPIC prévoit que le requérant doit formuler une requête énonçant un minimum d’info et en payant les frais gouvernementaux applicables, afin de déclencher le processus. Il faut alors fournir au BMC la preuve que le titulaire n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Une fois la demande reçue par le BMC et jugée fondée, on enverra au détenteur un avis, lui demandant de fournir des preuves de son (prétendu) statut d’autorité publique – à défaut, l’enregistrement sera rayé du registre. Et toc!

Bref, cet outil s’avère utile, pour les cas où l’on se butte à une marque officielle, à l’instar du recours en vertu de l’article 45 de la LMC quand on frappe une marque qu’on croit ne plus être réellement utilisée en pratique. Oui, on peut dorénavant faire tomber une marque officielle, sans avoir nécessairement besoin de procédures devant la Cour fédéral. Il était temps!