La globalisation du droit des marques américain?

La Cour suprême des États-Unis aurait accepté d’entendre une affaire soulevant la possibilité que le droit des marques américain puisse, en un sens, s’appliquer au-delà de leurs frontières. Oui, vous lisez bien.

Comme on s’en souviendra, le droit des marques (comme la plupart des lois) s’applique DANS la juridiction où la loi visée a été adoptée. Un pays est évidemment libre de dicter ses règles mais le droit deviendrait rapidement un cafouilli si tous les pays se permettaient de prétendre pouvoir dicter ce qui se fait au-delà de leurs frontières, comme on le comprend aisément.

À tout événement, une décision américaine récente (Abitron Austria v. Hetronic International) en matière de contrefaçon de marque de commerce prend une approche disons novatrice, à ce sujet, en concluant qu’un tribunal américain pouvait conclure à la responsabilité d’un défendeur étranger, en rapport à la vente ailleurs dans le monde de produits «contrefaits», pour ainsi dire. Selon un tribunal du Texas, en effet, si une entreprise Américaine peut prétendre avoir perdu des ventes à cause de ventes par autrui à l’étanger, pourquoi pas de pas pouvoir poursuivre aux États-Unis afin d’obtenir des dommages-intérêts?

La société ABI Holding GmbH a ainsi récemment été condamnée, par un tribunal américain, à payer 90 millions de dollars à un requérant américain à cause de produits vendus à l’étranger et « contrefaisant » des marques de la société américaine requérante. Dans l’affaire en question, le tribunal américain a en effet basé son calcul des dommages pertinents sur les ventes à l’étranger qu’aurait fait la défendresse, contrairement au schème normal d’imposer des dommages seulement par rapport à ce qui s’est ou ne s’est pas passé DANS la juridiction visée. Ici, le tribunal a ainsi fixé le montant de la condamnation en prenant en compte les effets des ventes qu’aurait fait ABI ailleurs qu’aux États-Unis. Pour y parvenir, la société Methode’s Hetronic International est parvenue à arguer que l’effet des ventes effectuées par ABI à l’étranger a eu pour résultat (indirect) de créer de la confusion aux États-Unis et de lui faire perdre des ventes aux États-Unis (par des ventes pourtant survenues à l’étranger), justifiant donc de condamner la défendresse aux États-Unis à des dommages substantiels.

Il s’agit là d’un départ marqué de notre façon habituelle de concevoir les choses en droit des marques. Cela pourrait notamment changer la donne pour des détaillants internationaux (tels que les Amazon de ce monde) et dont le modèle d’affaire repose, en partie, sur le fait que l’effet des droit de marque se fait et s’évaluera normalement PAR PAYS, plutôt qu’à l’échelle mondiale. D’ailleurs, on parle là d’un changement qui s’avère aussi susceptible d’inquiéter les entreprises exploitée ailleurs qu’au États-Unis, les exposant à des poursuites aux États-Unis, même quand leurs activités ne s’y étendent aucunement, sans même viser ce territoire.

La Cour suprême devra donc évaluer (l’an prochain) dans quelle mesure le droit des marques américain veut effectivement s’engager dans cette direction, en permettant dorénavant aux sociétés américaines de poursuivre des entreprises étrangères en rapport à de la prétendu «contrefaçon» de marques de commmerce survenu entièrement à l’étranger, de façon à leur permettre d’obtenir des dommages-intérêts basés sur les ventes que les défendeurs auraient faites à l’étanger. Si on confirme cette nouvelle approche, àt itre d’exemple, une société canadienne pourrait éventuellement en principe se faire poursuivre aux États-Unis, pour avoir « contrefait » une marque américaine (i.e. dans un territoire où la marque du demandeur n’est pas reconnue) pour des gestes et des ventes pourtant survenus entièrement À L’ÉTRANGER, d’une façon qu’un demandeur arguerait avoir mené à des pertes de vente aux États-Unis. Et vous, votre marque violerait-elle les droits d’une entreprise américaine si vous l’exploitiez au sud de la frontière? Si oui, vous pourriez éventuellement être poursuivit aux États-Unis et, même, y être condamné pour contrefaçon de marque, même sans jamais y avoir eu d’activités ou y faire de vente. Pensez-y.

Trois ans, oui c’est bien le délai typique d’un enregistrement de marque au Canada

Dans un bon exemple du temps que cela prend à enregistrer une marque de commerce, au Canada, nous recevions récemment la confirmation de l’enregistrement de notre marque… après plus de trois (3) ans.

Notre demande illustre bien ce qui arrive actuellement (depuis quelques années) quand une entreprise dépose une demande d’enregistrement de marque de commerce. Malgré ne pas avoir essuyé de refus ou même d’objection de la part de l’examinateur, ni de procédures d’opposition, notre demande déposée en octobre 2019 aura finalement résulté en un enregistrement seulement en octobre 2022. Le processus aura finalement pris trois ans et deux jours pour notre demande.

Les entreprises québécoises devraient tenir ce genre d’exemple à l’esprit, particulièrement compte tenu des amendements apportés à la Charte de la langue française et exigeant que les marques comprenant des mots qui ne sont pas 100% en français soient enregistrées pour être jugée acceptables par l’Office québécois de la protection de la langue française. À défaut, l’OQLF pourrait vous mettre à l’amende, et ce, même si vous utilisiez votre marque sans problème auparavant ou que vous avez déposé une demande toujours en instance.

À ce sujet, il est notamment important de comprendre que les choses viennent de changer au Québec à ce sujet et qu’il n’est plus permis de simplement utiliser des marques en anglais (par exemple) sans d’abord les faire enregistrer en bonne et due forme.

Techniquement, dorénavant, toute marque utilisée au Québec sans être 100% en français ou pleinenement enregistrée en tant que marque de commerce pourrait vous mettre dans l’eau chaude. Gare à vous!

Il s’avère donc une bonne idée de s’inspirer de notre expérience et de voir à déposer des demandes visant à enregistrer vos marques sans trop perdre de temps. À défaut, vous pourriez avoir de mauvaises surprises d’ici quelques années.

La nouvelle mouture de la Charte de la langue française, ça ressemble à quoi?

Notre législateur est très actif récemment et, suite au projet de loi 96, nous a muni d’une nouvelle mouture de la Charte de la langue française qui entre maintenant progressivement en vigueur, dès septembre 2022 -la transition durera jusqu’en 2025. Devant le grand nombre de questions que cette nouvelle incarnation de la Charte génère, je me permets à mon tour de faire un bref survol de ce qu’elle implique:

  • Servir les consommateurs et les clients en français, en fournissant toute documentation ou contrats en français, même si ensuite le client pourra généralement demander à signer son contrat dans une autre langue;
  • Renforcer les règles favorisant la présence du français sur l’extérieur des commerces et entreprises, en visant à ce que tout texte et toutes marques soient généralement montrées en français de façon prédominante;
  • Fournir à ses employés tous les documents d’emploi (tels les contrats d’emploi, les manuels d’employés, les politiques écrites, la formation, etc.) en français;
  • Prohiber exiger parler une autre langue que le français pour un poste à combler, à moins d’être en mesure de prouver que c’est réellement nécessaire pour remplir les fonctions visées;
  • Continuer de requérir que toutes les inscriptions sur les commerces et leurs produits/services soient en français de façon prédominante par rapport aux autres langues mais en plus prohiber l’usage de mots descriptifs qui ne sont pas en français dans les inscriptions;
  • Éliminer l’exception des marques de commerce «d’usage» (non-enregistrées), en prohibant bientôt l’usage de toute marque qui n’est pas composée de mot du dictionnaire en français si elle n’est pas carrément enregistrée au Canada;
  • Descendre le seuil (du nombre de salariés) au-delà duquel les entreprises devront se munir d’un programme de francisation, de 50 à 25 (ce qui touchera pas mal de PME québécoise);
  • Exiger que la traduction des inscriptions sur les registres fonciers et RDPRM, en plus des procédures judiciaires (une règle dont la validité est déjà à être débattues devant nos tribunaux);
  • Permettre au gouvernement québécois de refuser de transiger avec les entreprises présentes au Québec qui ne respecteraient certaines obligations, dont de s’inscrire auprès de l’OQLF et de mettre en œuvre un programme de francisation, etc.

Bien que les modifications apportées à la Chartes s’avèrent très nombreuses et détaillées, ce qui précède devrait vous donner une bonne idée de l’ampleur de ce qu’on est à faire au Québec avec la Charte.

Parmi les nouveautés, pour ma part, l’abolition de l’exception des marques de commerce s’usage (ou «common law trademarks») s’avère une des choses les plus importantes, incluant parce qu’elle élimine la possibilité de simplement utiliser pas mal de marques et de noms de produits ou de gammes de produits utilisant des mots anglais (ou simplement pas en français) sans les enregistrer en tant que marques de commerce. Compte tenu de la propension de la PME québécoise moyenne à employer des noms et des marques sans les enregistrer, disons que cela exigera un certain changement de culture parmi nos entreprises, en matière de protection de leurs intangibles.

À ce sujet, je vous dirais qu’une des première choses à faire, selon moi, serait de regarder tout ce que vous utilisez comme nom et comme marque et de voir à tous les enregistrer, en tant que marque de commerce -et pronto!

À ne pas négliger non-plus, voir à traduire vos documents internes importants et vos documents destinés à des consommateurs, etc.