Nouvelles règles du Bureau des marques quant aux prolongations de délais

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») publiait cette semaine un nouvel énoncé de pratique (visant à remplacer les précédents à ce sujet) quant aux prolongations dans les dossiers d’enregistrement de marques. En gros, croulant sous une charge de travail peut-être démesurée (pour ses moyens), l’OPIC décrète qu’à moins de «circonstances exceptionnelles», le Bureau des marques de commerce (le «BMC») n’accordera désormais plus de prolongations visant les délais de réponse aux rapports d’examen. On vous donne six mois pour répondre? Répondez, voilà tout.

Comme on s’en souviendra, jusqu’à maintenant, le BMC accordait généralement une prolongation de six mois sans poser de question, quand on la demandait. Le problème avec cette pratique un peu laxiste, c’est qu’elle a contribué au fil du temps à globalement allonger le délai moyen de traitement des dossiers de demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada. Bien que ne soit loin d’être le problème majeur auquel fait face le BMC quant aux délais de traitement des dossiers, on estime que ce nouvel énoncé de pratique en matière de prolongations s’avère néanmoins justifié. En somme, cela ne peut pas nuire, allons-y donc.

Suite à l’adoption du nouvel énoncé, ce sont donc dorénavant TOUTES les demandes de prolongation qui devront démontrer l’existence de «circonstances exceptionnelles». À défaut de réponse adéquate à un rapport d’examen, par exemple si les circonstances fournies pour demander une prolongation s’avèrent inadéquates, l’OPIC émettra un avis de défaut. Tout simplement.

Conformément à ce qui avait préalablement été publié par le BMC à ce sujet, pourront être considérées comme des circonstances exceptionnelles:

  • Nomination récente d’un autre agent de marques de commerce;
  • Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée;
  • Transfert;
  • Opposition;
  • Article 45;
  • Marque officielle;
  • Division d’une demande prévue au Protocole;
  • Limitation ou retrait de certains produits ou services d’une demande prévue au Protocole;
  • Répondre à une objection qui pourrait mener à un rejet sous l’art. 37; ou
  • Rassembler de la preuve du caractère distinctif.

D’ailleurs, l’avis applique désormais aussi la même logique aux demandes de prolongation quant à l’échéancier que donnerait le BMC à un détenteur d’enregistrement afin de classifier les produits/services associés à ce dernier conformément à l’Arrangement de Nice (i.e. en utilisation les classes internationales). À moins de circonstances exceptionnelles, aucune prolongation pour répondre ainsi ne sera accordée, ce qui pourrait inclure, par exemple, des circonstances indépendantes de la volonté du requérant telles une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue, etc.

Au passage, cet énoncé de pratique vient aussi réitérer qu’on a maintenant réalisé que les demandes de prolongation ne sont susceptibles de paiement de frais gouvernementaux (i.e. 125,00$) QUE lorsque l’échéancier dont il est question a été spécifiquement fixé par la loi ou le règlement. Ce faisant, une demande pour repousser un délai pour classifier ses produits/services requiert le paiement de frais, par exemple, mais PAS une demande de prolongation visant à repousser un délai pour répondre à un rapport d’examen, puisque prévu ni par la loi ni par le règlement d’application. Compte tenu que le dernier scénario est celui qui s’appliquera 99% du temps, c’est bon à savoir -bien qu’en pratique, l’exigence systématique de circonstances exceptionnelles devrait réduire substantiellement, à elle seule, le nombre de demandes de prolongation qui seront soumises à l’OPIC dans les dossiers de marques.

Injonction contre un tiers offrant sa propre version d’une moto de type Harley-Davidson munie de pièces d’origine griffées

La Cour fédérale accordait récemment à l’entreprise HARLEY-DAVIDSON une injonction et des dommages liés à la contrefaçon de plusieurs de ses marques de commerce, dans la décision H-D U.S.A. c. Varzari (2021 FC 620). Ce que cette décision a d’inhabituel, c’est qu’une partie de ce que reproche HARLEY à l’enthousiaste de motos en question, c’est d’avoir intégré à sa moto (en fait un nouveau modèle de motos qu’il offre en vente) d’y avoir intégré des pièces d’HARLEY.

Vraiment? Bien, pour tout dire, oui et non, en fait.

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que l’affaire en question découle des activités d’un Canadien ayant décidé de construire sa propre moto, dont à partir d’un cadre qu’il a fait fabriqué et de pièces originales d’HARLEY. Fier de sa création, le gus en question (M. Varzari) se met alors à commercialiser sa création, qu’il met en marché et se met à promouvoir sous le nom « Harley Davidson Willie G Edition ».

En l’apprenant, HARLEY est évidemment légèrement contrariée et obtient que Varzari change à tout le moins le nom de sa moto. Après ce changement du nom, par contre, il continu néanmoins à vendre son modèle de moto tel quel. Insatisfait, HARLEY le poursuit en Cour fédérale pour faire cesser la vente du modèle de moto en question. Bien qu’à première vue cela puisse semble étrange, il y a, comme qui dirait, anguille sous roche.

Ce qu’il faut savoir ici, c’est que la moto dorénavant nommée « The ‘H’ Edition » est le fruit du travail d’un enthousiaste qui aime visiblement l’esthétique liée aux motos de marque HARLEY-DAVIDSON. Pour preuve, vous pouvez voir ici une photo du modèle de motocyclette en question, laquelle n’arbore pas de nom comme tel (le nom est seulement sur le matériel promotionnel, selon ce que je comprends) mais comporte un logo en forme d’écusson et arbore la couleur orange liée largement aux motos de marque HARLEY-DAVIDSON :

H-D USA, LLC et son manufacturier-licencié Harley-Davidson Canada LP (collectivement, « HARLEY ») bénéficient d’un usage de longue date d’un ensemble de marques liées détenues par une société de portefeuille de P.I. (nommée H-D USA, LLC), lesquelles marques comprennent évidemment sa marque phare HARLEY-DAVIDSON mais aussi toute une série d’autres marques accessoires (pour la plupart dûment déposées), incluant le logo suivant (l’« Écusson ») :

Vous voyez déjà le problème poindre? En droit, le gus a donc non-seulement copié l’un des logos d’HARLEY, vend des motos en utilisant à droite et à gauche des références au fait que sa moto est construite avec des pièces d’HARLEY, mais aussi en la peignant de la couleur orange spécifique que le tribunal conclu s’avérer une marque de commerce d’usage (non-enregistrée) d’HARLEY. Pire encore pour HARLEY, le cadre ressemble à une moto de marque HARLEY-DAVIDSON et cette moto est truffée de pièces visibles sur lesquelles on peut voir clairement des marques appartenant à HARLEY. Bref, le défendeur a copié le visuel d’HARLEY, en évitant seulement de carrément utiliser ce nom comme tel. Irritant pour HARLEY mais est-ce juridiquement un problème?

Sans grande surprise, au final, le tribunal ici conclura à la contrefaçon de marques d’HARLEY, incluant son Écusson et la couleur orange. Rien de très surprenant, incluant compte tenu de la notoriété de la marque, de l’identité des types de produits, de la copie évidente des marques, etc.

Ce qui peut surprendre, par contre, c’est le traitement par le tribunal de la question de la réutilisation de pièces originales d’HARLEY dans un nouveau produit-finit comme cette nouvelle motocyclette.

Comment on s’en souviendra, en droit canadien des marques, un acheteur de produit sur lequel figure une marque s’avère tout à fait libre de le revendre ensuite. Une fois un produit sur lequel figure une marque vendu, son nouveau propriétaire est libre d’en disposer à sa guise, comme n’importe quel bien, et ce, sans que le détenteur de la marque ne puisse y faire quoi que ce soit. En principe, rien n’empêche l’acheteur d’une composante de la revendre comme imbriquée dans un tout qu’il a créé. Le droit canadien n’a rien contre cette pratique courante dans le domaine manufacturier. En droit, on considère que le détenteur de la marque a « épuisé » ses droits quant à sa marque sur un item spécifique quand il l’a vendu. Ce concept d’« épuisement » des droits de marque demeure depuis longtemps la règle en droit canadien des marques de commerce.

Nonobstant ce principe général, le tribunal dans l’affaire HARLEY voit dans un cas comme celui-ci un type de situation exceptionnelle justifiant d’apporter une précision (un ajout) au droit canadien en la matière. Selon lui, en effet, le principe général d’épuisement devrait pouvoir être tempéré quand un artisan ou un manufacturier assemble un « nouveau » produit d’une façon trop visiblement destinée à attirer l’attention des acheteurs potentiels en tablant sur la notoriété ou l’achalandage des marques de commerce visibles sur les pièces sélectionnées pour assembler ce nouveau produit finit.

En effet, selon le tribunal, le droit des marques devrait permettre d’agir contre une entreprise ayant créé et sciemment mis en marché un produit conçu de façon à laisser penser aux acheteurs potentiels que la présence de pièces d’origine visibles (portant une marque de commerce de tiers) signifie que le produit « global » (l’assemblage de divers pièces), est issu du détenteur de la marque en question. Lorsqu’on est en présence d’une telle tentative de faire passer l’ensemble d’un produit-composite pour un produit issu du manufacturier des pièces, le droit des marques permettra d’intervenir.

Selon ce que prévoir ce jugement de la Cour fédérale, lorsque cela se produit, l’usage qu’a ainsi fait le second manufacturier des marques de composantes pourra dépasser le simple droit de revendre des pièces d’origine, parce qu’on aura créé un nouveau produit assemblé présenté comme un produit global du manufacturier des composantes. En effet, quand un manufacturier qui créé un nouveau produit d’une telle façon, le droit pourra considérer qu’on est plus en présence d’une simple « revente » de pièces (portant une marque de commerce), mais bien carrément en présence d’un nouveau produit contrefaisant les droits de marques du fabriquant des pièces.

Au final, le tribunal conclura donc ici que la production et surtout la vente d’une nouvelle motocyclette comprenant des pièces d’origine d’HARLEY peut plus ou moins équivaloir à de l’usage des diverses marques apposées sur ces pièces, parce qu’on a créé un nouveau produit sur lequel des marques du requérant demeurent bien visibles -entre autres. Bien qu’un producteur soit généralement libre d’intégrer les pièces qu’il se procure sur le marché dans un nouveau produit, des limites existent bien, dont quant les circonstances globales peuvent donner aux consommateurs à penser que le produit est en réalité globalement un produit émanant du fabriquant de produits vendus sous la même marque que les pièces qui ont ainsi été « réutilisées ».

En gros, ce que le tribunal dit ici c’est qu’en copiant trop de choses de produits d’un autre fabriquant, ce dernier pourra éventuellement se plaindre si le résultat est de donner à penser que c’est lui qui a fabriqué le produit-finit en question. Il s’avère possible d’aller trop loin quant à on intègre des composantes à un nouveau produit, particulièrement quand la présentation globale de ce nouveau produit pourrait donner à penser que ce produit a pour origine le fabriquant des pièces visibles, et ce, particulièrement si on a combiné divers indices visuels pour parvenir à ce résultat. Donc, dans les bonnes circonstances, oui les tribunaux pourront agir dans certains cas de « réutilisation » de pièces d’origine -disons.

Cela dit, à la lecture de cette décision, il s’avère probable que la décision du tribunal aurait été différente si la moto de M. Varzari avait été présentée muni de sa propre marque de commerce originale bien visible (en utilisant pas de marque de HARLEY sur le cadre), plutôt que d’une marque trop visiblement copiée de l’Écusson d’HARLEY. Selon nous, en présence d’une véritable marque originale définissant la marque de ce modèle de motos, le tribunal aurait eu de bonnes chances de parvenir à une conclusion différente quant au risque de confusion, incluant la pertinence de la visibilité des marques d’HARLEY sur les composantes visibles.

Il en va d’ailleurs de même pour ce qui est du choix de la couleur orange pour le cadre de la moto de M. Varzari, couleur fortement associée aux produits d’HARLEY (au point d’en faire une marque d’usage, selon le tribunal), lequel constituait de façon évidente ici, une tentative de donner à penser aux acheteurs éventuels que la machine avait été produite par HARLEY elle-même, ou à tout le moins sous son autorité. À défaut d’avoir utilisé cette couleur spécifique, en plus d’un écusson copiant l’Écusson d’HARLEY, le tribunal aurait bien pu parvenir à une conclusion différente, selon nous. Comme tel, nous estimons que la pertinence de la présence de pièces d’origine visible sur le produit finit en question devrait être relativisée ici quant aux leçons à tirer de cette décision.

D’ailleurs, dans le cas d’HARLEY dans ce dossier, le manufacturier des pièces d’origine pouvait aussi tabler sur le fait qu’elle fabrique et vend elle-aussi, non-seulement des pièces mais aussi carrément le même de produit-composite vendu par le défendeur, à savoir des motocyclettes. Nous estimons qu’il s’agit là d’un autre facteur ayant conféré un avantage substantiel à HARLEY dans le dossier en question, lequel augmentait substantiellement les chances de conclure à la contrefaçon des marques en question par la moto assemblée par M. Varzari. Le tribunal ne serait peut-être pas parvenu à la même conclusion si HARLEY avait été une simple productrice de pièces, sans produire elle-même des motocyclettes. C’est un autre exemple de facteurs qui ont contribués à donner le résultat obtenu ici en Cour fédéral.

Bien que le raisonnement du tribunal prenne la présence des composantes griffées en compte, en établissant la contrefaçon dans ce cas spécifique, nous croyons qu’il y a lieu de douter de la pertinence ou du poids qu’accorderait un autre tribunal en l’absence d’une constellation de facteurs aggravants comme ceux qui s’avéraient présents ici. Je dirais qu’il serait erroné de conclure qu’un manufacturier peut nécessairement s’en prendre aux tiers fabriquant des produits-finis à l’aide de ses composantes griffées. À moins d’être en présence d’un cas d’imitation apparente comme c’était ici le cas, un cas normal de réutilisation de pièces ne devrait pas donner ouverture à un recours en vertu du droit des marques, et ce, même si les composantes en question arboraient une marque visible dans le produit finit. Selon moi, on est loin de là, même après la décision dans l’affaire HARLEY.

Donc, qu’on se comprenne bien que les entreprises canadiennes demeurent libres de se procurer des pièces d’origine et de les imbriquer dans leurs propres produits. Le droit de revendre des biens marqués reste la règle. Par contre, cette décision démontre bien que l’on doit se montrer relativement prudent en créant un nouveau produit qui arborera de façon trop visible des marques de composantes, particulièrement en l’absence d’une autre marque originale sur le produit même. Lorsque c’est le cas, on fera bien d’éviter de configurer l’ensemble du nouveau produit d’une façon visiblement destinée à berner les acheteurs potentiels, en leur donnant clairement l’impression que le produit est associé au manufacturier des pièces en question. À défaut, on pourrait franchir la ligne entre un nouveau produit vendu de façon légitime à l’aide de nos propres marques, d’une part, et une copie destinée à profiter indûment de l’achalandage associé aux marques du fabricant original des composantes, d’autre part.

Malgré principe d’épuisement de droits issus d’une marque de commerce, normalement applicable une fois un produit griffé vendu sur le marché, la réutilisation de pièce marquées peut s’avérer problématique en droit, particulièrement lorsque combinée à d’autres agissements illicites. Par contre, de là à dire qu’on ne doit pas intégrer de façon visible de pièces tierces dans nos produits, il y a  un large pas!

Contrefaçon de la marque SUBWAY par BUDWAY en rapport à du cannabis

La Cour fédérale nous donnait dernièrement une bonne décision en matière de contrefaçon de marque de commerce, dans sa décision Subway IP LLC c. Budway, Cannabis & Wellness Store (2021 FC 583).

La trame de fait de base derrière cette décision n’est pas sans rappeler une blague récurrente dans le sitcom How I Met Your Mother, une série dans laquelle les scénaristes avaient contourné la censure, à répétition, en remplaçant les joints à être fumés à l’écran par des sandwichs de type sous-marins. Le personnage pouvait donc figurer à l’écran en train de manger un sandwich, que le contexte nous permettait clairement de comprendre représentait en réalité une cigarette de marijuana.

Sans doute inspiré par cette série et peut-être (qui sait?) des élans de créativité nourris de la consommation de leurs produits, des entrepreneurs ont eu l’idée, il y a quelques années, de démarrer leur propre boutique de produits liés à la marijuana, qu’ils ont alors nommé «BUDWAY». Ce nom s’avérerait évidemment un clin d’œil à la chaine de restos SUBWAY, largement présente au Canada, par ce qui revenait à une sorte de parodie douteuse.

Pour vous donner une idée du degré de proximité des marques en présence, voici une comparaison permettant de voir un logo adoptant une forme géométrique similaire, un lettrage similaire, en plus d’inclure aussi les flèches complétant certaines des lettres, le tout donnant un rendu très près de l’original (en plus de reprendre la couleur vert largement utilisée dans le branding de SUBWAY):

Comme vous vous en douterez, en le découvrant, le géant SUBWAY n’entend pas à rire, malgré le sens de l’humour dont font preuve les fondateurs du magasin Budway. Pour Subway, bien qu’issus de domaines d’affaires bien distincts, on a ici dépassé une ligne justifiant le dépôt de procédures en Cour fédérale. C’est ainsi qu’on obtient éventuellement le jugement publié le 10 juin dernier, dans lequel Subway parvient à écraser son adversaire en se fondant sur la propriété de sa marque phare.

En passant, si vous vous demandez ce que la marijuana a à faire avec des sandwichs (au-delà de la référence à How I Met Your Mother), ici :

  • les deux marques couvraient aussi de la vente de biscuits;
  • Budway avait choisit d’adopter (sur les réseaux sociaux) une mascotte promotionnelle représentée par un personnage en forme de sandwich; etc.

Au final, on parvient donc à démontrer sans trop de problème le risque de confusion entre les marques en présence. Peu importe qu’on compare essentiellement des sandwich à du cannabis, au final on trouve suffisamment d’éléments spécifiques justifiant de conclure à de la contrefaçon de la marque SUBWAY, en octroyant alors une injonction, en accordant des dommages et en obligeant la défenderesse à payer une partie des frais de Subway, etc.  Bref, la marque BUDWAY portait préjudice à la marque (jugée) très distinctive SUBWAY (et son logo) et doit donc disparaitre.

D’ailleurs, le tribunal ici donne aussi droit à la réclamation en dépréciation d’achalandage, en concluant que l’usage de  BUDWAY s’avérait susceptible de diluer la marque SUBWAY. À ce sujet, cette décision représente la plus récente d’une dizaine de décision où la Cour fédérale a accordé un recours en dépréciation d’achalandage quant à une marque, un type de recours qui fonctionnait rarement auparavant. Je suppose que cette décision nous sert aussi un autre rappel que bien que la parodie ou la satire soit parfois permis en droit d’auteur, le régime des marques s’avère une toute autre affaire -évidemment.