Du nouveau  du côté de l’enregistrement de marques au Canada : la «pré-évaluation» des demandes

L’OPIC annonçait récemment une nouvelle initiative visant à l’aider à composer avec l’épineux problème des délais dans les dossiers de demandes d’enregistrement de marques. Cette nouvelle touche une nouvelle pratique par l’entremise de laquelle le Bureau des marques de commerce (le «BMC») a commencé à émettre ce qu’on nomme des «Lettres de pré-évaluation de marques de commerce»  dans certains dossiers en instance.

En gros, lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement, le BMC pourra dorénavant donner priorité à celles dans lesquelles les produits et services visés ont été colligés à partir de la liste contenue dans le Manuel des produits et services. Cette pré-évaluation s’effectue de façon automatisée, en évaluant la  liste de produits et services visés, en comparant avec l’information de classification. Les résultats de cette analyse automatisée pourront  arriver à trois types de conclusion, soit que:

  • les produits et les services s’avèrent acceptables tels quels;
  • les produits et services ont été mal classés (sous Nice) ou l’ont mal été; ou
  • des produits et services énumérés dans la demande s’avèrent inacceptables;

Dans le premier cas, si tout fonctionne dans la demande, le BMC informera alors le requérant que sa demande a été validée de façon préliminaire et placée en tête de file (i.e. l’examen sera accéléré) parce que conforme pour ce qui est des produits et services visés. Dans les deux autres cas de figure, la lettre du BMC encouragera le requérant à déposer une nouvelle demande ou à modifier sa demande existante pour corriger les lacunes, avant que le dossier ne soit assigné à un examinateur.

Ce nouveau service ne touche que les demandes nationales (i.e. pas celles sous le Protocole de Madrid) et uniquement les demandes n’ayant pas encore fait l’objet de l’examen par un examinateur. Au final, d’ailleurs, la pré-évaluation n’est donc pas réellement une «pré-évaluation», mais seulement une étape que le BMC a ajouté afin d’élaguer et de faire le tri un peu parmi les très nombreuses demandes actuellement en instance au Canada.

Pour maximiser l’usage des descriptions standards du manuel canadien, l’OPIC continu d’élargir le nombre d’entrées, lequel comprend désormais plus de 100 000 types de produit et services.

Cette nouvelle mesure devrait permettre (c’est le but visé par l’OPIC du moins) de réduire le délai typique d’une demande au Canada, lequel se situe à l’heure à autour de trois ans. Bien que je suis content de voir arriver de telles lettres dans nos dossiers, je suis curieux de voir l’effet réel qu’aura la prétendue «accélération» dont parle ces lettres.

Le Canada augmenterait ses frais gouvernementaux en matière de P.I. de 25%

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») annonçait cette semaine une consultation relativement à sa correction du tir en matière de frais gouvernementaux, en majorant la plupart de ses frais de 25 %. Oui, l’inflation s’invite jusque dans la protection de la P.I. au Canada, on est rendu là.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que les frais qu’exigent l’OPIC en rapport avec la protection d’intangibles tels les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les indications géographiques sont restés inchangés depuis des décennies. C’est un peu comme si le Canada n’avait pas réfléchit au fait qu’en augmentant jamais ces frais, les services gouvernementaux en question deviendraient tôt ou tard déficitaires. Eh bien, grosse surprise, on est rendu-là.

Afin de ramener l’OPIC dans le bleu, on propose donc d’augmenter les frais gouvernementaux d’environ 25% d’ici quelques années. La page quant à cette consultation contient un tableau des frais révisés proposés. Des exemples représentatifs de cette augmentation comprennent, à titre d’illustration pour vous donner une idée :

  • Demande d’enregistrement d’une marque de commerce : on passerait de 347,35$ à 434,19$;
  • Surplus dans ces demande pour chaque classe additionnelle : on passerait de 105,26$ à 131,58$;
  • Déclaration d’opposition : on passerait de 789,43$ à 986,78$;
  • Avis en vertu de l’article 45 de la loi (non-usage) : on passerait de 421,02$ à 526,28$; et
  • Demande de prolongation de délai : on passerait de 125,00$ à 150,99$.

Compte tenu de cette augmentation proposée (et qui a toutes les chances de se concrétiser), nous recommandons à toutes les entreprises de voir à enregistrer leurs droits de propriété intellectuelle (incluant leurs marques de commerce) le plus tôt possible.

Mettre sa marque au goût du jour c’est bien mais attention de trop en varier l’apparence

La réalité de l’usage d’une marque de commerce au fil du temps, c’est que, tôt ou tard, les entreprises veulent à peu près invariablement en modifier l’apparence. Une marque qui semble attrayante une année devient souvent vue comme désuète, ne serait-ce que quelques années plus tard. Résultat, les entreprises enregistrent leur marque et utilisent éventuellement une variation par rapport à ce qui était enregistré. Ce phénomène s’avère très fréquent.

Bien que l’exercice de mettre sa marque au goût du jour puisse s’avérer salutaire d’un point de vue de la mise en marché, ce qu’il faut savoir c’est qu’il existe un risque à ce faire. En effet, à trop modifier l’apparence d’une marque, soit d’un coup soit au fil du temps, on peut très bien éventuellement se retrouver avec une marque dont l’identité visuelle ne correspond plus à ce qu’on a originalement déposé. (Voir, par exemple les affaires : Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co. ; Robert Crean & Co. c. Dobbs & Co. et Silhouette Products Ltd. c. Prodon Industries Ltd.)

C’est le problème de la « variation » d’une marque, laquelle peut se produire, notamment, quand on redessine un logo, quand on utilise une marque en conjonction avec une autre (par exemple, l’une à côté de l’autre) ou encore quand on ajoute un élément au début ou à la fin d’une marque existante.

Au Canada, en principe il existe une obligation d’utiliser une marque telle qu’elle a été enregistrée, par exemple afin de bénéficier des avantages qu’offre l’enregistrement par rapport à l’usage en question. (Voir notamment : Canada (Registrar of Trade Marks) c. G.A. Hardie & Co. et Canadian Council of Professional Engineers c. Ing. Loro piana & c. S.P.A.).) À défaut de ce faire, on peut croire utiliser sa marque, pour réaliser trop tard, qu’en droit, ce n’était pas réellement notre marque initiale qu’on employait mais bien une autre.

Le problème de ce côté, c’est que la nouvelle variation, elle, est souvent non-enregistrée et, donc, vulnérable. Si on utilise une marque qui n’a pas été dûment déposée, on peut notamment se faire poursuivre par un tiers dont la propre marque y ressemble, etc. En effet, à défaut d’enregistrement applicable, on ne possède pas de bouclier, nous exposant alors à une responsabilité éventuelle en cas de réclamation ou de poursuite par une autre entreprise.

Inversement, on peut aussi supprimer un enregistrement si son détenteur ne peut démontrer qu’il a bel et bien récemment utilisé cette marque au Canada. Si ce qu’on a utilisé est une variation, l’enregistrement pourrait être radié à la demande d’un tiers, exposant alors l’entreprise, comme si elle n’avait pas pris la peine d’enregistrer sa marque. Ce risque est bien réel et on voit des cas où cela arrive.

Bien qu’une telle variation soit généralement à décourager, la jurisprudence canadienne la plus récente quant à cette question semble indiquer que l’important, au final, c’est d’éviter que les membres du public soient trompés et qu’ils subissent un préjudice. Si ce n’est pas le cas mais qu’on peut justifier et expliquer adéquatement la variation de la marque en question, alors les tribunaux pourront la trouver acceptable si (et seulement si!) on peut encore reconnaitre la marque originale. À défaut, si par exemple la variation a trop modifié l’identité propre de la marque originale, alors on pourrait être en présence de ce qu’on considérera comme une nouvelle marque. (À ce sujet, voir : Saccone & Speed Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks); Barbara Barbara Inc. c. Barbara S.A. ; Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd. ; et George Weston Ltd. c. Corporate Foods Ltd., etc.)

Pour pallier à ce problème, on recommande aux entreprises qui optent pour modifier leur marque d’effectuer une analyse périodique, afin de voir s’il s’avère alors judicieux (voire nécessaire) de déposer une nouvelle demande d’enregistrement.