Pas de quoi en faire un CASE? Les États-Unis se dotent de petites créances en matière de droits d’auteur

Nos voisins du sud incluaient récemment dans un projet de loi omnibus visant le budget un projet de loi spécifique visant à apporter des changements au régime des droits d’auteur aux États-Unis : le Copyright Alternative Small-Claims Enforcement Act of 2020. La loi qu’on surnommera le « CASE Act » impliquera la création d’une nouvelle forme de recours pour certains petits dossiers de contrefaçon de droits d’auteur. Par la création d’un nouveau tribunal administratif nommé le Copyright Claims Board (le « CCB »), on espère ainsi libérer le système judiciaire d’une partie des recours dans ce domaine.

En pratique, le CCB pourra dorénavant être sélectionné par tout détenteur de droits d’auteur qui désir instituer des procédures judiciaires, aux États-Unis, en rapport avec la violation de ses droits, du moins quand on veut obtenir des dommages-intérêts relativement modestes. Ce tribunal spécialisé (une commission, en réalité) pourra ainsi entendre chaque affaire, par une procédure allégée et de la preuve simplifiée, en rendant au besoin des décisions impliquant le paiement de dommages-intérêts, à la façon d’un tribunal judiciaire ordinaire, en quelques sortes.

Bien que le résultat des décisions du CCB s’avère similaire aux décisions judiciaires réelles, mentionnons cependant que son mandat sera limité aux cas où on cherche à obtenir des dommages réels relativement limités, à savoir d’un maximum de 30 000,00 $US. Fait intéressant, contrairement aux tribunaux ordinaires, le CCB pourra octroyer des dommages même lorsqu’une œuvre n’a pas faire l’objet d’un enregistrement de droits d’auteur en temps utile.

En plus, le CCB pourra aussi octroyer des dommages statutaires (jusqu’à 15 000,00 $US par œuvre), sans cependant pouvoir octroyer des honoraires extrajudiciaires (ou « attorneys fees »), comme le pourrait un réel tribunal. Étant donné la limite au Québec pour des recours aux petites créances ici, un recours éventuel aux États-Unis, devant le CCB, pourrait s’avérer intéressant pour certains, plutôt que de poursuivre ici, lorsque les faits s’y prêtent.

D’ailleurs, au-delà de l’octroi dommages, le CCB pourra lui-aussi rendre des ordonnances de type déclaratoires, dont pour confirmer (ou infirmer) que tel ou tel geste d’un défendeur potentiel s’avère ou non une violation quant à une œuvre visée. Au besoin, le CCB pourra aussi se pencher sur les allégation d’avis faux/erronés expédiés en vertu de la DMCA, laquelle interdit aux entreprises de l’invoquer sans fondement réel.

La hic avec le CCB, parce qu’il en existe un, c’est qu’en cas d’avis qu’un requérant veut poursuivre une entreprise devant le CCB, cette dernière pourra simplement… refuser. Le processus s’avère essentiellemenrt volontaire pour les parties. Eh oui, pour peu que le défendeur se donne la peine de le faire, il pourra donc dérailler le processus en refusant expressément de participer au processus devant le CCB. Lorsque cela se produit, le requérant devra alors réaiguiller son recours devant les véritables tribunaux, en repartant à zéro. Plusieurs croient déjà que cette particularité liée au CCB risque fort d’en limiter l’utilité en pratique.

Le fait que les décisions éventuelles du CCB ne s’avèrent pas susceptibles d’appel est aussi susceptible de freiner l’ardeur de plusieurs requérants considérant déposer des procédures aux États-Unis en matière de droits d’auteur.

L’affaire des jeans R & R chez Costco: faute d’interférence contractuelle et marché gris

La Cour d’appel confirmait récemment qu’elle se refusait à questionner une décision de la Cour supérieure (la «C.S.») quant à une question liée au marché gris, dans l’affaire Simms c. Costo.

Comme on s’en souviendra, au Canada, contrairement à certaines autres juridictions, notre droit tolère généralement la vente de produits achetés à l’étranger. Pourvu qu’on parle de produits authentiques, donc qui n’ont pas été contrefaits, la vente au Canada n’est pas généralement problématique en droit, malgré que cela puisse nuire au système de distribution des produits d’une marque au Canada. Depuis des années, c’est la conclusion à laquelle on en est venu, au grand dam des détenteurs de marques de produits en demande.

La décision intéressante dont il est ici question impliquait le détaillant (aux valeurs disons «élastiques») Costco, lequel vend fréquemment des items dans ses magasins à des prix dérisoires, par rapport à ceux que peuvent afficher les magasins normaux. Pour y arriver, Costco fait souvent preuve de ce qu’on pourrait qualifier de… créativité -disons.

L’affaire touche la vente de jeans de marque R & R, que Costco parvenait à acheter en quantité (à très bas prix, évidemment) d’un tiers, lequel les avaient acquis ailleurs dans le monde, dans le réseau de distribution du producteur des jeans de cette marque («R&R»). Confronté à la présence, au Canada, d’un détaillant (Costco) qui soudainement pouvait vendre à 1/3 du prix des autres, le distributeur exclusif autorisé des jeans de cette marque (au Canada), Simms Sigal & Co. Ltd.Simms»), tente d’arrêter Costco. Après plusieurs lettres de mise en demeure, Costo se contente essentiellement de répondre que sa marchandise est authentique (i.e. pas des copies, ce qui est vrai) et que rien ne l’empêche de vendre au Canada. Franchement, avoir été consulté par eux, j’aurais probalement opiné en ce sens aussi, du moins avec les faits de base devant moi. En droit canadien, la vente par le marché gris est généralement ok. C’est le droit.

À tout événement, devant ce refus de Costco de cesser de vendre des jeans R&R sur le marché gris, Simms traine finalement Costco en cours -surtout que R&R fera faillite et ne peut donc plus être elle-même blâmée. Selon Simms, bien que le droit canadien permette peut-être la présence de produits du marché gris, Costco, elle étaient allée trop loin, puisqu’elle avait choisit de poursuivre sa vente de jeans R&R, même une fois informée que Simms avait été désignée (contractuellement, par R&R) comme distributeur exclusif au Canada.

Le hic, et c’est là l’élément déterminant ici, c’est que le producteur des bien (R&R) avait refusé de confirmer à Costco, malgré une question spécifique là-dessus, si il existait une raison pour laquelle la vente de ces biens à Costco représentait un problème en droit. R&R s’était alors contentée de donner une réponse vague, laissant planer le doute. La raison? La preuve démontre que R&R avait elle-même sans doute violée son contrat avec Simms, en vendant partie de son stock à un distributeur étranger qu’elle savait avoir l’intention de l’écouler au Canada, en violation du contrat Simms-R&R.

La C.S. donnera donc finalement raison à Simms: Costco s’est effectivement rendue coupable de « faute d’interférence contractuelle ». L’explication tient au fait que la jurisprudence québécoise (dont Trudel c. Clairol, une décision de 1975) permet d’agir en justice contre une entreprise qui, en ayant connaissance des droits contractuels d’un tiers, a participé à une violation de ce contrat. D’ailleurs, la C.S. précise ici qu’on a pas à lire le contrat comme tel pour se faire reprocher de l’avoir connu. Se faire dire qu’il existe peut s’avérer suffisant. Ici, la mise en demeure avait informé Costco du fait que Simms était désignée distributrice exclusive par R&R – c’était suffisant.

Comprenant logiquement que R&R avait magouillé avec l’un de ses distributeurs (au détriment de Simms), Costco ne pouvait pas ignorer participer à un stratagème au détriment d’un tiers. Or, une fois toute l’histoire exposée, le tiers en question (Simms) peut effectivement s’adresser à Costco pour être dédommagé. Pour le tribunal, Costco ici est allée trop loin, en s’aveuglant volontairement aux droits de Simms (face à R&R), que son propre comportement contribuait probablement à violer. En d’autres mots, Costco avait une obligation de s’informer (dans les circonstances de cette affaire), ce qui permet de conclure à sa faute civile et, donc, lui imposer de payer des dommages-intérêts.

Dans la réalité, le problème ici c’est que Costco avait demandé une confirmation à R&R que les jeans achetées par Costco d’un distributeur à l’étranger pouvaient (ou non) être revendues au Canada sans violer de droits d’un tiers, etc. N’ayant pas reçu de réponse réellement concluante de la part de R&R, une personne (entreprise) raisonnable aurait cherchée à en avoir le coeur net. Ainsi, selon la C.S., en apprenant que R&R court-circuitait probablement son propre système (i.e. violait les droits contractuels de Simms), Costco avait une obligation de chercher à en savoir plus. Ne l’ayant pas fait, elle s’est rendue coupable d’avoir participé à la violation du contrat préexistant entre Simms et R&R.

Cette décision vient nous fournir une avenue qu’il s’avérera parfois possible d’explorer lorsque confronté à un tiers qui vend de la marchandise sur le marché gris au Canada. Bien que cela ne soit pas une carte qu’on pourra systématiquement jouer, il est bon de savoir qu’elle existe dans notre main.

Certes les contrats ne lient que les parties mais ils peuvent néanmoins constituer des «faits juridiques» dont doivent tenir compte les tiers quand ils en apprenent l’existence.

Le contre-interro en oppisition de marque par vidéoconférence désormais la norme au Canada

L’IPIC nous avisait hier que la Commission des oppositions des marques de commerce (la «COMC») a finalement mis ses pratiques à jour afin de dorénavant tabler sur la vidéoconférence (les visios), au moins un peu. Incroyable, mais vrai: l’OPIC arrive en 2020 – en novembre, remarquez bien, mais quand même!

La nouvelle Pratique concernant la procédure d’opposition en matière de marque de commerce vient modifier comment les contre-interrogatoires doivent généralement se tenir, autant dans les dossiers d’opposition que dans les dossiers de procédure de radiation prévue à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la «LMC»). Dorénavant, cela se fait généralement par vidéoconférence (visio), plutôt qu’en personne. Pensez-vous? Bon, ça aurait été possible de le faire en 2015, disons, mais au moins, on y est arrivé.

À noter qu’étant donné ce changement, le jalon prolongation de délai pour les contre-interrogatoires est désormais réduit à deux (2) mois (moitié de la durée de ce jalon auparavant), puisqu’organiser une visio s’avère pas mal moins complexe qu’une rencontre en personne. En plus, une fois la pandémie terminée, une demande de prolongation pour permettre un contre-interrogatoire ne sera désormais plus considérée comme une circonstance exceptionnelle.

Il s’agit là d’un effort additionnel de l’OPIC pour notamment tenter de ramener la durée moyenne d’un enregistrement de marque à quelque chose de plus raisonnable. Ce n’est pas par cette seule mesure qu’on y parviendra, mais c’est sans nul doute un pas dans la bonne direction! Restera maintenant à faire que les auditions (en fin de dossier d’opposition, par ex.) puissent aussi se faire aussi à distance.

La marque officielle: pas un bouclier contre les poursuites de tiers après tout

Une décision récente de la Cour d’appel fédérale (la «CAF») vient confirmer que, contrairement à ce qu’on pouvait penser, une «marque officielle» ne confère pas de défense contre les poursuites en contrefaçon de tiers. Un tel enregistrement n’est donc pas équivalent à un véritable enregistrement de «marque de commerce», oh que non.

Comme on s’en souviendra, la «marque officielle» est une créature particulière au Canada permettant à une organisation (para)gouvernementale (une «autorité publique», selon le texte de la loi) d’inscrire sa marque au registre des marques par une procédure allégée. Une fois une marque officielle ainsi inscrite, elle bloque les autres marques similaires, tout comme le ferait une marque ordinaire.

Jusqu’ici, plusieurs présumaient qu’une marque officielle enregistrée donnait une défense complète à l’égard des revendications de tiers en usurpation ou en contrefaçon de marques. La décision récente Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc. (2020 CAF 53) vient plutôt clarifier qu’un détenteur de marque de commerce (ordinaire, disons) peut s’adresser aux tribunaux si une «autorité publique» commence ensuite à utiliser une marque officielle qui porte à confusion avec la sienne, et ce, qu’elle soit enregistrée ou non.

Selon le tribunal, une poursuite pareille peut tout à fait aller de l’avant, pourvu que la date d’enregistrement de la marque contrefaite soit préalable à celle de la marque officielle. Si c’est le cas, le fait que l’organisation utilisant la marque officielle l’ait enregistré comme telle ne change rien à l’affaire. S’il y a risque de confusion, il peut y avoir contrefaçon et recours devant les tribunaux pour l’arrêter, purement et simplement. Selon la CAF:

Cette disposition ne confère en aucune façon à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation d’une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risques.

Cette décision est propice à en rassurer plusieurs qui se butent ou se frottent périodiquement à des organismes ayant enregistré des marques officielles. Il est bon de savoir que la présence de telles marques au registre n’a pas l’effet que plusieurs craignaient. Il s’agit aussi d’une autre bonne raison de voir à enregistrer sa marque de commerce dès que possible, afin de pouvoir agir si jamais une autorité publique commençait ensuite à utiliser une marque trop semblable à la vôtre.

Poursuite contre Amazon concernant son service de diffusion en continu: quand un achat de film n’en est pas un

La société Amazon, exploitante de la plateforme Amazon Prime Video, tentait cette semaine de faire rejeter une action collective contre elle (aux États-Unis, vous vous en douterez), liée à l’achat de films par ses usagers. La poursuite en question allègue qu’Amazon berne ses usagers en utilisant le mot «Buy» tout en se réservant le droit éventuel de mettre fin à l’accès à ce contenu par l’«acheteur». Selon Amazon, le dossier est caduc, puisque la requérante n’a pas subi de préjudice, étant toujours une abonnée d’Amazon et ayant toujours accès à tous les films qu’elle a achetés au fil du temps. La question demeure théorique et le juge devrait donc refuser d’instruire l’affaire pour cette raison.

En fait, selon la requête que déposait cette semaine Amazon dans ce dossier (et visant à faire rejeter l’action), la requérante est essentiellement dans le champ en prétendant avoir été lésée par les pratiques de la plateforme Amazon Prime Video. D’ailleurs, selon Amazon, ses modalités contractuelles sont claires: ce qu’achète un usager lorsqu’il fait un «achat» (de film) par l’entremise de sa plateforme, c’est une licence de visionnement d’une durée illimitée, du moins tant que dure l’abonnement de cet usager.

En somme, oui, on dit «acheter», mais on parle en réalité de l’achat d’une simple permission de visionnement — subtilité juridique qui peut bien échapper à bon nombre de consommateurs. Par conséquent, un «acheteur» disposera de son «achat» uniquement aussi longtemps qu’il demeure abonné chez Amazon (évidemment). En plus (et c’est là que cela devient intéressant), son droit ne persiste que tant qu’Amazon possède encore elle-même une licence à partir de laquelle elle peut octroyer de telles sous-licences à ses usagers. Si Amazon perd le droit d’offrir un film précis en diffusion continue, alors ses usagers le perdent aussi, logiquement. En droit, il serait difficile de prétendre autrement.

Amazon prétend aussi qu’il est clair, à la lecture de ses modalités contractuelles, qu’un titre «acheté» par un usager peut éventuellement cesser d’être disponible parce qu’il aura été retiré de la bibliothèque d’Amazon Prime Video. Pour la demanderesse dans le dossier, ça, ce n’est pas clair dans l’esprit du consommateur moyen, puisqu’on utilise le mot «buy». Selon Amazon, le fait que l’usager en question n’a pas pris connaissance de son contrat ne change rien à l’affaire, puisqu’en droit, on est présumé avoir lu les modalités des contrats qu’on conclut. Bref, Amazon dit: j’ai fait mes devoirs; en droit, cela fonctionne: cessez de tenter de me dire que mon usage du mot Buy n’a pas été adéquatement qualifié par tout ce que j’ai pris la peine de mettre dans mon contrat en ligne.

Bien que je comprenne parfaitement la position juridique d’Amazon, il faut avouer qu’un tel «achat» de film (que ce soit chez Amazon ou sur d’autres plateformes du genre) possède, au final, assez peu de caractéristiques de l’achat d’une chose. Aurait-on trop étiré le sens du mot «ACHETER»? Si mon voisin me vend sa tondeuse, mais qu’il se réserve le droit (dans un document écrit qu’il me remet à l’achat) de venir la chercher si un autre voisin la lui avait prêtée, peut-il vraiment dire qu’il me l’a vendue? La question se pose.

Remarquez bien, je ne dis pas que la position juridique d’Amazon ici soit mauvaise, mais peut-être devrait-on collectivement cesser d’employer un verbe aussi vendeur (sans mauvais jeu de mots) que le mot « Achat» (ou «Buy») sur les plateformes de diffusion en continu? D’accord, on tente ainsi de greffer des concepts d’achat/de location qui sont aisément compris par tous, parce qu’ils sont en vigueur depuis l’époque du Beta/VHS. Mais peut-être le temps est-il venu de concevoir une nouvelle terminologie pour remplacer linguistiquement des concepts qui reflétaient simplement la réalité en 1980… soit il y a quarante ans!

Il serait intéressant de voir quelle décision prendrait l’usager moyen si, au moment de cliquer, on lui présentait clairement une réelle explication de ce qu’il «achète» en diffusion continue, incluant toutes les situations qui pourraient, éventuellement, lui faire perdre «son» film.

Webinaire cette semaine quant aux marques de commerce – soyez-en

Je donne un webinaire mercredi, cette semaine, chez Thomson Reuters: LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA : ce que tout juriste devrait savoir.

En matière de propriété intellectuelle, les marques de commerce demeurent l’un des actifs les plus précieux que les organisations détiennent et se doivent de gérer adéquatement. Qu’elles brassent des affaires ou qu’elles évoluent dans une sphère différente, comme le domaine caritatif, peu d’organisations peuvent se permettre de ne pas protéger et défendre au besoin leur droit d’utiliser leurs marques de commerce. Qu’on parle d’une marque phare ou de marques identifiant leurs produits et services spécifiques, toutes les organisations ont aujourd’hui intérêt à savoir gérer adéquatement et efficacement leur portefeuille de marques de commerce, et le juriste est mieux placé que quiconque pour les soutenir. Tous les juristes ont donc intérêt à connaître ne serait-ce que la base en matière de marques de commerce afin notamment d’éviter des erreurs qui peuvent plus tard s’avérer fort coûteuses pour leurs clients.

Cette formation sera dispensée en direct ce mercredi 28 octobre, à midi. Au plaisir de vous y voir virtuellement!

Les échéanciers dans les dossiers de l’OPIC seraient finalement repoussés au 31 août 2020

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l’«IPIC») annonçait récemment à ses membres que ses représentants s’étaient à nouveau entretenus avec ceux de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») au sujet du report de l’ensemble des délais dans les dossiers de P.I. canadiens. Cette fois, l’OPIC aurait convenu du fait qu’une période d’entretien de ses systèmes prévue pour les prochains jours justifierait de repousser, encore une fois les dates butoirs relatives à ses dossiers actifs.

Cette fois, l’effet serait de repousser tous les délais applicables au au 31 août 2020. Bien que cela ne soit pas encore officiel, à ma connaissance, ce serait bien ce qui se passera en pratique, semble-t-il.

Pour l’instant, l’OPIC envisage cette prolongation comme la dernière avant le retour à la normale dans les dossiers en cours, dont en matière de marques, de brevets et de dessins industriels.

Nouvelle prolongation d’une quinzaine de jours par l’OPIC quant à l’ensemble de ses échéanciers

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l’«IPIC») annonçait hier à ses membres que ses représentants s’étaient à nouveau entretenus avec ceux de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») au sujet du report de l’ensemble des délais dans les dossiers de P.I. canadiens. Cette fois, l’OPIC confirmerait qu’il repoussera les dates butoirs au 24 août 2020 afin de pallier les contraintes associées à la pandémie, pour nous tous comme pour lui.

Encore une fois, ce report des échéanciers dans les dossiers devant l’OPIC touche l’ensemble de ceux-ci, y compris en matière de marques de commerce, de brevets, de dessins industriels et de droits d’auteur.

L’OPIC se réserve évidemment à nouveau la possibilité de repousser cette date ultérieurement, tout dépendant des conditions en vigueur d’ici la fin du mois quant à la COVID-19 et à ses conséquences. Avec la deuxième vague appréhendée, tout demeure possible de ce côté.

L’OPIC confirme que le délai typique d’enregistrement d’une marque au Canada est désormais de deux à trois ans

Comme les praticiens l’ont tous remarqué depuis quelques années, après avoir amélioré ses délais de traitement autour de 2015-2017, l’OPIC a perdu le contrôle depuis quelques années pour son traitement des demandes d’enregistrement de marques de commerce. L’OPIC le confirmait récemment, ce n’est pas une illusion, il existe bel et bien un problème, alors que le Canada prend désormais typiquement de deux à trois ans pour accepter officiellement une demande d’enregistrement, même dans les cas qui ne sont pas réellement problématiques.

L’OPIC confirmait en effet récemment à la publication World Trademark Review (pour un article de Trevor Little) que le délai typique de production d’un premier rapport d’examen s’établit aujourd’hui à 22 mois. Près de deux ans, donc, avant qu’un requérant reçoive une première communication de l’examinateur à savoir si la demande semble problématique ou, à l’inverse, susceptible de parvenir à l’enregistrement éventuel. Ouille.

Pour avoir été impliqué dans des centaines de dépôts de demandes à l’étranger, je vous dirais d’expérience qu’un délai pareil place le Canada sur un pied d’égalité avec des plaques tournantes de la propriété intellectuelle comme le Botswana, le Tadjikistan et le Soudan. À bien y penser, non, oubliez le Tadjikistan: l’examinateur y avait pris moins de temps à répondre que cela à la dernière demande d’un de nos clients, la dernière fois.

À tout événement, selon ce qu’avait à en dire l’OPIC, il semblerait que le délai typique pour approuver officiellement une demande s’élève maintenant, lui, à 28 mois. Alors qu’il y a quelques années, on en était venu à pouvoir obtenir un enregistrement en douze mois, c’est maintenant typiquement une affaire de deux ans et demi ou plus. Selon l’OPIC, la modification à la loi de 2019, la désuétude des protocoles et des outils de l’OPIC et la pandémie seraient collectivement à blâmer pour ce dérapage. 

Bonne nouvelle (disons): l’OPIC serait à travailler sur ce problème, notamment en améliorant ses protocoles et ses outils internes, y compris pour s’éloigner de l’usage du papier et des télécopies. Oui, en 2020, une organisation trouve encore le moyen d’implanter ce genre d’«innovations». Parmi les améliorations, on allongerait la liste des amendements qu’on peut apporter après un appel de l’examinateur, on aurait embauché 45 nouveaux examinateurs depuis 2018, etc.

Franchement, à lire ce genre de choses, j’entends dans ma tête une réplique de Gene Kranz (le personnage d’Ed Harris) du film Apollo XIII: «Tell me this isn’t a government operation!»

L’OPIC repousse à nouveau les échéanciers dans ses dossiers, cette fois au 10 août

L’IPIC (l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada) annonçait cet après-midi que ses principaux dirigeants se sont entretenus avec Johanne Bélisle (présidente de l’OPIC) relativement aux difficultés continues liées à la pandémie, notammentpour les entreprises et les praticiens en propriété intellectuelle.

On rapporte suite à cet entretien que l’OPIC reporterait cette fois ses échéanciers dans les dossiers de P.I. (y compris en marques et en brevets) au lundi 10 août 2020, sans grande surprise, compte tenu du nombre des prolongations annoncées depuis le printemps.

L’OPIC de réserverait d’ailleurs encore le loisir de prolonger au besoin, ce qui pourrait fort bien s’avérer nécessaire, incluant vu le risque grandissant d’une seconde vague au fur et à mesure du retour annoncé à l’école pour la fin août.

Pendant ce temps, le ministre de la Justice québécois annonçait pour sa part hier la levée de la suspension des délais en matières civiles le 1er septembre 2020, sous réserve évidemment d’un revirement de situation si les choses devaient basculer.