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À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

L’OPIC accélérera son traitement des demandes de dépôt de marque au Canada – il était temps!

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Bonne nouvelle issue de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») cette semaine, alors qu’on lance plusieurs initiatives visant à réduire le temps requis pour traiter les demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada.

Sérieusement, le gouvernement fédéral a récemment redéfini le sens de l’expression anglaise «At the speed of government» (à la vitesse du gouvernement, si vous préférez). Côté P.I. et marques de commerce en particulier, la lenteur du système canadien atteint des sommets, sans doute en partie à cause de la pandémie, d’accord,  mais la réalité est que le Bureau des marques manque d’effectifs*.

Lueur d’espoir de ce côté, l’OPIC annonçait cette semaine des «Mesures afin d’améliorer la rapidité d’exécution à l’examen» qu’elle entend appliquer dorénavant dans les dossiers de marques de commerce. En gros, confronté à des délais dans ses dossiers qui atteignent des retards devenus endémiques, le Bureau des marques modifiera ses façons de faire, à savoir :

  • Faire moins de suggestions quant aux produits ou services qui seraient jugés acceptables (quand on s’oppose à la description utilisée dans une demande qui a été déposée);
  • Examiner plus rapidement (en priorité aux autres) les demandes comportant une liste de produits et de services sélectionnés à partir de la liste préapprouvée (suis surpris qu’on n’ait pas déjà pensé à celle-là, franchement);
  • Autoriser les examinateurs à ne devoir défendre un motif particulier de refus qu’une seule fois quand on débat avec le requérant en refusant sa demande, ce qui devrait permettre de réduire le nombre de rapports d’examen nécessaires avant de rejeter une demande typique, compte tenu de l’habitude de certains agents de s’entêter quand l’examinateur refuse un argument.

Compte tenu de ces changements, on a avantage dorénavant à répondre à chaque rapport d’examen avec les meilleurs arguments et les meilleurs éléments à notre disposition. À défaut, on pourrait réaliser trop tard que l’examinateur refusera de nous écouter et rejette carrément la demande, nous forçant alors à faire appel ou à déposer une nouvelle demande.

L’OPIC adoptait aussi cette semaine un nouvel énoncé de pratique intitulé Requêtes d’accélération de l’examen, lequel met sur pied un nouveau programme destiné à accélérer le processus d’examen d’une partie des demandes de dépôt de marques de commerce. L’idée : faire mieux que le délai typique actuel de 18 à 24 mois pour faire une première analyse d’une nouvelle demande d’enregistrement de marque – du moins dans CERTAINS cas.

Bonne nouvelle, on pourra désormais désigner notre demande comme prioritaire (c.-à-d. à traiter en accéléré) en déposant une simple requête accompagnée d’une déclaration assermentée, sans devoir payer de frais additionnels. Pourvu que les biens et services soient pigés dans la liste appliquée par l’OPIC, la demande pourrait être accélérée.

Par contre, cela est loin de s’appliquer à tous, car les nouvelles demandes que les requérants pourront présenter comme «prioritaires» en vertu de ce programme d’accélération seront limitées à celles qui correspondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

  • On nécessite un enregistrement rapide afin d’éviter d’être lourdement désavantagé dans notre mise en marché de produits/services en ligne;
  • Le détenteur de la marque est actuellement aux prises avec un problème réel de biens piratés à la frontière canadienne;
  • La marque fait actuellement l’objet d’un litige (judiciarisé) canadien; ou
  • L’enregistrement canadien s’avérera nécessaire à l’étranger afin de pouvoir conserver une date de priorité en vertu d’un traité international.

À noter que ce que ce type de requête doit être présentée, séparément de la demande (logiquement), en l’adressant avec la déclaration assermentée (par la poste ou par télécopieur – oui, je sais!) à :

Il sera intéressant de voir comment les requérants et leurs agents peuvent commencer de tenter d’utiliser ces exceptions et dans quelle mesure ce nouveau programme fonctionnera réellement. C’est à suivre.

Pour terminer ce billet sur une autre note positive, je vous confierais aussi avoir reçu un appel convivial d’une examinatrice de dossier de marque, cette semaine, ce qui augure bien. Son appel portait sur une bonne nouvelle à m’annoncer dans un dossier jusqu’ici bloqué, en me demandant, au passage, d’apporter certaines modifications mineures à la demande en question. Elle avait le loisir de faire préparer une lettre qui m’aurait été communiquée par la poste (oui, je sais), mais elle a plutôt choisi, dans un désir d’efficacité, de me téléphoner, retranchant probablement quelque chose comme 4 à 6 semaines au traitement de la demande.

Il n’y a donc pas que des mauvaises nouvelles; l’espoir demeure!

* Mon impression : les délais typiques de 6 à 12 mois sont devenus des délais de 24 à 36 mois – oui, vraiment. C’est, disons-le, lamentable, en nous donnant une impression d’efficacité de l’appareil gouvernemental canadien comparable à celui dont on s’attendrait d’un pays du tiers-monde. (En fait, pour avoir été impliqué dans des dossiers de dépôt de marques en Afrique, je vous dirais que le système de plusieurs pays africains implique des délais plus serrés que ceux qu’on voit ici présentement.) C’est d’ailleurs aussi, semble-t-il, à se produire non seulement côté P.I. mais aussi dans d’autres services, comme du côté de Revenu Canada. En gros : il ne faut pas être pressé pour interagir avec notre grand garnement par les temps qui courent.

Enregistrer une marque ici ou aux États-Unis, c’est du pareil au même, non? Non, justement

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Bien que le régime juridique relatif aux marques s’avère passablement similaire au Canada et aux États-Unis, il reste néanmoins des différences notables qui peuvent surprendre, notamment en matière d’enregistrement. Je me penche ce matin sur quelques-unes de ces différences, un sujet qui revient fréquemment sur le tapis en discutant avec des entreprises d’ici.

Comme chacun le sait, dans chaque pays dont il est question ici, l’usage demeure ce qui compte en réalité quand vient le temps d’évaluer si on est bien en présence d’une véritable marque de commerce qui mérite d’être protégée. Pas d’usage, pas de marque – en principe. Ce principe de base fait contraste avec la situation dans la plupart des pays, où c’est plutôt l’enregistrement qui s’avère la clé de la protection d’une marque. À tout événement, en Amérique du Nord, l’enregistrement est une bonne idée, mais n’est pas aussi déterminant qu’il peut l’être à l’étranger.

Lorsqu’on décide d’effectivement tenter de se munir d’un enregistrement pour sa marque, les deux pays ont des systèmes de dépôt qui se ressemblent, pas de doute. Par contre, comme c’est souvent le cas, ce sont les détails qui tuent. Je me permets donc de partager avec vous certaines des différences qu’il m’a été donné de constater au fil de mes années de pratique en P.I. :

  • Première différence, l’organisation du (ou des) registre(s) n’est pas la même dans les deux pays. Alors qu’aux États-Unis, on a plusieurs registres, le Canada, lui, n’en a essentiellement qu’un seul. En effet, aux États-Unis, quand on veut déposer une demande, on peut choisir entre le véritable registre des marques et, si notre marque s’avère difficilement enregistrable, un registre secondaire. Bien que ce second registre donne peu de droits, il en donne quand même certains, particulièrement si on utilise continuellement la marque pendant plusieurs années.

Cela contraste avec la situation au Canada, où ceux qui veulent enregistrer leur marque n’ont d’autre choix que le registre de base, dont les règles interdisent l’enregistrement de toute une série de types de marques, en particulier depuis les modifications législatives de 2019. Résultat : pas mal d’entreprises qui tentent d’enregistrer leur marque échouent parce que leur marque a été mal sélectionnée et qu’elle se prête mal à l’enregistrement, du moins selon les critères qu’applique le Bureau des marques canadien. Des exemples de ce phénomène comprennent les marques peu distinctives, les marques descriptives, les marques reposant sur un nom de famille, etc.

Au Canada, donc, le seul registre des marques est notre registre fédéral, bien que les registres de noms commerciaux (comme le REQ, au Québec) peuvent aussi s’avérer pertinents dans certaines circonstances, particulièrement quand on évalue la disponibilité d’une marque en sol canadien. Par exemple, une entreprise dont la dénomination sociale porte à confusion avec une marque demandée pourra s’opposer à l’enregistrement de cette marque au Canada.

Au sujet des registres de marques, il faut aussi garder à l’esprit qu’aux États-Unis, une entreprise peut en principe choisir d’enregistrer sa marque dans le registre des marques de chaque État où elle fait affaire, plutôt que de la déposer dans le registre national tenu par l’USPTO. Bien que peu d’entreprises canadiennes soient susceptibles de vouloir se prévaloir de cette possibilité, il faut néanmoins garder en tête l’existence de ces registres de marques d’États, particulièrement au moment d’évaluer la disponibilité d’une marque aux États-Unis. Aussi, consulter le registre d’USPTO ne suffit pas pour conclure qu’une marque est disponible aux États-Unis, attention.

  • Deuxième série de différences : bien que l’usage d’une marque de commerce soit clé au Canada, comme aux États-Unis (comme mentionné plus haut), au Canada, désormais, on n’a pas, techniquement, à démontrer l’usage de sa marque pour l’enregistrer. En effet, depuis une modification de la loi canadienne (en 2019), il est maintenant possible d’enregistrer une marque sans avoir réellement utilisé cette marque au Canada. Eh oui, à l’heure actuelle, notre système permet à n’importe quel demandeur d’obtenir l’enregistrement de sa marque, et ce, que celle-ci ait été ou non réellement employée en association avec des produits ou des services, que ce soit au Canada ou ailleurs. Remarquez, après le dépôt, un tiers pourra toujours s’attaquer à la demande (ou à l’enregistrement résultant) si on est effectivement en présence d’une marque qui n’a pas réellement été employée; d’ici là, par contre, en regardant le registre, on ne peut faire la différence. Résultat : le registre canadien commence déjà à être encombré de demandes et d’enregistrements pour des marques qui sont en réalité inexistantes ou invalides.

Cette caractéristique surprenante du régime canadien modernisé fait contraste avec le système américain où, bien qu’on puisse déposer une demande sans usage, l’USPTO exigera généralement (avant d’octroyer l’enregistrement, à la fin du processus) qu’on déclare et démontre qu’on en a réellement fait usage là-bas. En effet, pour une demande ordinaire aux États-Unis, l’absence d’usage réel en sol américain torpillera votre tentative d’enregistrement, évitant ainsi que leur registre soit encombré d’enregistrements de marques à la validité douteuse, comme cela se produit au Canada. Oui, de ce côté, bien qu’il ait aussi ses problèmes, le registre américain est malheureusement un meilleur outil que le nôtre, pas doute.

Notons aussi que ce qu’on considère de l’«usage» (de l’«emploi», selon le vocabulaire utilisé par l’OPIC) n’est pas nécessairement exactement la même chose au Canada ou aux États-Unis. Si jamais vous avez à démontrer ou à prouver l’usage d’une marque dans un pays ou l’autre, il est important de conserver à l’esprit que les critères qui seront appliqués ne sont pas parfaitement alignés. Dans certaines circonstances, par exemple, l’OPIC pourra considérer que vous avez employé votre marque, alors que l’USPTO considérera que ce n’est pas le cas, si vous avez fait la même chose en sol américain. L’USPTO s’avère pas mal plus difficile quant à ce qui est acceptable pour démontrer l’usage valable d’une marque.

  • Au sujet de l’usage, il existe aussi une particularité des enregistrements américains de marques, à savoir qu’autour de la sixième année, il faut soumettre à l’USPTO une déclaration et la preuve de l’usage de la marque aux États-Unis afin de maintenir l’enregistrement en vigueur. Les détenteurs qui font défaut de ce faire voient leur enregistrement radié du registre américain. Cette règle peut néanmoins jouer de vilains tours aux détenteurs qui enregistrent leur marque par l’entremise du Protocole de Madrid sans prendre la peine de nommer un agent américain habitué à faire les rappels qui s’imposent après cinq ans d’enregistrement.

Bien que le système canadien impliquait aussi l’obligation de déposer des déclarations d’usage dans certaines circonstances, cette exigence a été complètement retirée du système canadien en 2019.

  • Jusqu’en 2019, les déposants dans les deux pays devaient choisir ce qu’on nomme une «base de dépôt» au moment de déposer chaque demande. Bien que ce soit toujours le cas aux États-Unis, le Canada s’est débarrassé de cette exigence. Désormais, en effet, tout ce qu’une demande canadienne doit contenir à la base, c’est la marque et la liste des produits et services visés. Contrairement à une demande américaine, on n’a donc plus à choisir le type de demande entre une qui vise une marque déjà employée ou une visant une marque dont l’usage est simplement projeté, par exemple. Il s’agit d’une complication additionnelle qu’il faut tenir à l’esprit quand on envisage d’aussi protéger sa marque aux États-Unis.

D’ailleurs, une demande américaine peut être désignée comme «fondée sur un enregistrement étranger», contrairement au système canadien, où cela ne s’avère plus possible. En effet, bien qu’on avait autrefois cette possibilité au Canada, la nouvelle mouture de la loi ne la contient plus. Aux États-Unis, l’un des avantages de ce côté est donc qu’on peut éviter de devoir composer des questions d’usage de la marque en sol américain, ce qui simplifie les choses en cours de traitement de la demande. Depuis que le Canada a mis en œuvre le Protocole de Madrid, on s’est débarrassé de ce genre de demande particulière.

  • Autre différence, le Canada s’est aussi débarrassé du concept des «renonciations» obligatoires, une exigence que l’USPTO, lui,  continue d’appliquer. Ici, les «renonciations à l’usage exclusif» étaient autrefois exigées quand une portion de marque s’avérait descriptive ou qu’elle n’était pas compatible avec le rôle que doit jouer une marque de commerce, qu’elle correspondait au nom d’individus, etc. Bref, quand une marque comportait une telle portion (le mot «BEER» pour de la bière, par ex.), on devait préciser dans notre demande qu’on renonçait à prétendre ensuite que ce mot constituait à lui seul une bonne raison d’affirmer ensuite qu’un tiers contrefaisait notre marque. Vous obteniez alors l’enregistrement, mais une portion de la marque était, en quelque sorte, soustraite. Bien que ce ne soit plus requis au Canada, le registre contient encore pas mal d’enregistrements portant de telles restrictions.

Aux États-Unis, l’USPTO exige toujours de telles renonciations dans les cas de portions de marques trop peu distinctives, etc. Parfois, l’incarnation américaine de l’enregistrement d’une marque pourra donc comporter une renonciation à l’usage exclusif d’une portion de la marque, bien qu’au Canada l’enregistrement n’en comporte pas.

  • Sixième différence, bien que le Canada applique désormais aussi la classification de Nice (du nom du traité nommé l’Arrangement de Nice), les descriptions que le Bureau canadien des marques considère comme acceptables sont généralement plus précises qu’aux États-Unis. Particularité du Canada, en effet, nous avons conservé l’article de notre loi exigeant que les descriptifs de produits et services (dans nos demandes d’enregistrement), soient présentés dans les «termes ordinaires du commerce». Le manuel des produits/services qu’applique l’OPIC renvoie aussi à des descriptions de plus en plus précises au fil des années. Résultat : nos examinateurs sont souvent très pointilleux par rapport au degré de précision qu’ils désirent voir dans une demande d’enregistrement de marque. Cela mène à des enregistrements canadiens dont l’ampleur est souvent plus réduite que ce qu’on peut obtenir à l’étranger, incluant aux États-Unis. Cela peut jouer de vilains tours aux déposants d’origine canadienne, particulièrement quand ils veulent baser leurs demandes étrangères sur leur enregistrement canadien, comme cela peut se faire en vertu du Protocole de Madrid, par exemple.
  • Parlant de Madrid, une autre différence notable réside dans le fait que le Canada a un système un peu particulier pour appliquer le Protocole, notamment en ce qui a trait au traitement des dossiers de dépôt provenant de l’étranger. En particulier, les déposants étrangers peuvent être surpris d’apprendre en cours de dossier que le Canada n’expédie pas ses avis (en cours de demande) aux agents de marque étrangers, se contentant plutôt de les communiquer uniquement aux déposants eux-mêmes. En effet, bien que pour les demandes ordinaires, le Bureau des marques n’ait pas d’objection à correspondre avec l’agent (canadien) au dossier, les demandes internationales, elles, sont traitées sans considérer qu’un agent étranger peut être au dossier. Cela a de quoi en surprendre plus d’un, mais ne change évidemment rien pour les déposants canadiens.
  • Dernière différence que je mentionne rapidement, le Canada ne considère pas les consentements de tiers de la même façon que l’USPTO. En effet, comme chacun le sait, aux États-Unis et à l’étranger, on peut souvent neutraliser une objection de l’examinateur fondée sur la confusion probable avec la marque d’un tiers en obtenant une lettre de ce tiers voulant que, selon lui, la confusion n’est pas probable en réalité. Malheureusement pour les déposants au Canada, le Bureau des marques accorde généralement peu d’importance à ce genre de lettre. Ici, l’examinateur considérera généralement que de tels consentements n’ont pas grand poids quand il s’agit de déterminer la probabilité de confusion entre deux marques. Résultat : bien qu’à l’étranger il s’agisse d’une méthode commune de contourner une objection d’examinateur basée sur la confusion, au Canada, on devra souvent plutôt tenter d’alléguer qu’on n’est pas réellement en présence d’un risque probable de confusion, qu’il s’agit tout au plus d’une vague possibilité éventuelle de confusion.

Bref, bien que les systèmes d’enregistrement de marques des deux pays soient similaires, de nombreuses différences existent malgré tout.

D’ailleurs, chose importante, il faut aussi toujours tenir à l’esprit que la disponibilité d’une marque dans un pays donné ne signifie pas nécessairement qu’elle soit aussi disponible dans un autre pays. Trop souvent, on enregistre ici pour réaliser, trop tard, que cette même marque n’est tout simplement pas disponible (pour usage ou enregistrement) dans un autre pays que l’entreprise espérait viser avec ses produits ou services. Ne présumez donc pas que l’enregistrement de votre marque au Canada signifie qu’une demande pour celle-ci à l’étranger (aux États-Unis, par ex.) y passera comme une lettre à la poste*.

*À me relire, il faut avouer que l’expression date un peu. Peut-être sommes-nous collectivement mûrs pour une mise à jour de cette expression? «Comme un courriel par le serveur»?

Des licences de logiciels libres Made in Québec – en français bien entendu

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J’apprenais cette semaine en effectuant du travail relatif à des logiciels libres et ouverts («open source») qu’il y a quelques années de cela, le Québec a produit trois modèles de licences adaptées à ses besoins (notamment linguistiques), auxquels fait désormais référence le site officiel du mouvement Open Source. Les licences en question sont les suivantes, auxquelles renvoie la liste officielle sur opensource.org :

Par contre, si vous regardez le texte sur le site opensource.org, la présentation de ces licences a été déformatée, si bien qu’on voit la globalité du texte de chaque licence en un gros bloc de texte, sans titres, ni sous-titres, ni alinéas. En gros, c’est illisible. Si vous êtes curieux au sujet de ces licences ou que vous devez y référer, je vous recommande plutôt de consulter les textes originaux préparés par le Centre de services partagés du Québec (lorsqu’on a libéré du code source pour un projet du gouvernement), que vous pouvez trouver sur le site Forge gouvernementale.

Les trois licences libres en question sont décrites comme suit par leurs créateurs (sur le site Forge gouvernementale) :

Pour s’assurer de couvrir les principaux scénarios du développement de logiciel libre au gouvernement du Québec, la Licence Libre du Québec (LiLiQ) a été déclinée en trois moutures qui se distinguent par leur niveau de réciprocité.

a) La première, la LiLiQ-P est permissive et ne comporte aucune obligation de réciprocité. Il est donc possible pour un licencié de modifier et de distribuer un logiciel sous la LiLiQ-P, sans que le licencié n’ait l’obligation d’en dévoiler le code source ou de conserver le caractère libre du logiciel. Licence comparable: Apache.

b) Les deux autres versions de la licence, soient la LiLiQ-R (réciprocité) et la LiLiQ-R+ (réciprocité forte) visent à préserver, à différents niveaux, le caractère libre des logiciels y étant assujettis. Ainsi, toute personne qui modifie et distribue un tel logiciel est tenue de le faire sous les termes de la LiLiQ et d’en permettre l’accès au code source. Licences comparables: MPL, LGPL pour la LiLiQ-R et GPL pour la LiLiQ-R+.

Contrairement aux licences habituelles de ce type, le Centre de services partagés du Québec a évidemment produit ces document en français, ce qui contraste avec la forme habituelle. Côté contenu, ces licences s’avèrent évidemment très permissives, permettant notamment de reproduire le code en tout en ou en partie, de publier et de présenter le résultat en public, en plus de pouvoir évidemment aisément redistribuer et sous-licencier le résultat.

Entre LiLiQ-R et LiLiQ-R+, la différence semble résider dans leurs niveaux de réciprocité, tout dépendant si on vise à préserver le caractère libre de tout code modifié ou, carrément, de tout logiciel dérivé. On notera aussi que ces deux licences (LiLiQ-R et LiLiQ-R+) comprennent une clause de «compatibilité» permettant aux licenciés de combiner du code couvert à du code assujetti à d’autres licences de type libre avec réciprocité, avec un minimum de restrictions. Ces licences favorisent donc la combinaison du code LiLiQ-R avec du code distribué sous d’autres licences libres compatibles et approuvées par la Free Software Foundation ou l’Open Source Initiative, y compris celles d’une liste de licences énumérées dans la licence (par ex. la GNU GPL, la GNU LGPL).