Trois ans déjà de la nouvelle mouture de la Loi sur les marques : gares à vos marques inutilisées!

Comme on s’en souviendra, en juin 2019, le Canada adoptait une nouvelle version de sa Loi sur les marques de commerce (la «LMC»), laquelle changeait passablement la donne en la matière, dont en éliminant presque toutes les vérifications d’usage des marques demandées. Depuis, les organisations désireuses de protéger une marque peuvent le faire, sans même devoir ne serait-ce que déclarer qu’elles l’utilise réellement. Cela a évidemment passablement simplifié les procédures d’enregistrement, aux dépends cependant de la fiabilité du registre des marques, afin d’avoir une idée un tant soit peu exacte des marques qui sont valables et réellement en usage au Canada.

Nous arrivons le mois prochain à la troisième année de l’entrée en vigueur de la nouvelle LMC. Ce faisant, les premières marques enregistrées sans devoir déclarer qu’on les employaient réellement arriveront sous peu au stade où on peut questionner leur usage devant le Bureau des marques de commerce (le «BMC»). En effet, la procédure de «radiation» d’un enregistrement (pour défaut d’avoir réellement utilisé la marque de commerce au Canada), s’avère disponible seulement à compter du troisième anniversaire de l’enregistrement visé.

En pratique, on peut donc prévoir un nombre relativement important de procédures de radiation en vertu de l’article 45 de la LMC, au cours des prochaines années, alors qu’on tentera sans doute de questionner plusieurs enregistrements obtenus sans égard à l’usage ou non des marques en question -contrairement à ce qui demeure pourtant requis en vertu du droit canadien.

Bien que nombre d’entreprises et d’organisations l’ignorent peut-être, malgré la nouvelle version de la LMC, l’usage s’avère toujours un prérequis pour prétendre avec des droits quant à une marque de commerce, nonobstant la procédure dorénavant allégée permettant de l’enregistrer auprès de l’OPIC au Canada. Oui, l’usage d’une marque au Canada s’avère ici crucial pour son existence et sa protection par le droit. Qu’on se le tienne pour dit!

Enregistrer une marque ici ou aux États-Unis, c’est du pareil au même, non? Non, justement

Bien que le régime juridique relatif aux marques s’avère passablement similaire au Canada et aux États-Unis, il reste néanmoins des différences notables qui peuvent surprendre, notamment en matière d’enregistrement. Je me penche ce matin sur quelques-unes de ces différences, un sujet qui revient fréquemment sur le tapis en discutant avec des entreprises d’ici.

Comme chacun le sait, dans chaque pays dont il est question ici, l’usage demeure ce qui compte en réalité quand vient le temps d’évaluer si on est bien en présence d’une véritable marque de commerce qui mérite d’être protégée. Pas d’usage, pas de marque – en principe. Ce principe de base fait contraste avec la situation dans la plupart des pays, où c’est plutôt l’enregistrement qui s’avère la clé de la protection d’une marque. À tout événement, en Amérique du Nord, l’enregistrement est une bonne idée, mais n’est pas aussi déterminant qu’il peut l’être à l’étranger.

Lorsqu’on décide d’effectivement tenter de se munir d’un enregistrement pour sa marque, les deux pays ont des systèmes de dépôt qui se ressemblent, pas de doute. Par contre, comme c’est souvent le cas, ce sont les détails qui tuent. Je me permets donc de partager avec vous certaines des différences qu’il m’a été donné de constater au fil de mes années de pratique en P.I. :

  • Première différence, l’organisation du (ou des) registre(s) n’est pas la même dans les deux pays. Alors qu’aux États-Unis, on a plusieurs registres, le Canada, lui, n’en a essentiellement qu’un seul. En effet, aux États-Unis, quand on veut déposer une demande, on peut choisir entre le véritable registre des marques et, si notre marque s’avère difficilement enregistrable, un registre secondaire. Bien que ce second registre donne peu de droits, il en donne quand même certains, particulièrement si on utilise continuellement la marque pendant plusieurs années.

Cela contraste avec la situation au Canada, où ceux qui veulent enregistrer leur marque n’ont d’autre choix que le registre de base, dont les règles interdisent l’enregistrement de toute une série de types de marques, en particulier depuis les modifications législatives de 2019. Résultat : pas mal d’entreprises qui tentent d’enregistrer leur marque échouent parce que leur marque a été mal sélectionnée et qu’elle se prête mal à l’enregistrement, du moins selon les critères qu’applique le Bureau des marques canadien. Des exemples de ce phénomène comprennent les marques peu distinctives, les marques descriptives, les marques reposant sur un nom de famille, etc.

Au Canada, donc, le seul registre des marques est notre registre fédéral, bien que les registres de noms commerciaux (comme le REQ, au Québec) peuvent aussi s’avérer pertinents dans certaines circonstances, particulièrement quand on évalue la disponibilité d’une marque en sol canadien. Par exemple, une entreprise dont la dénomination sociale porte à confusion avec une marque demandée pourra s’opposer à l’enregistrement de cette marque au Canada.

Au sujet des registres de marques, il faut aussi garder à l’esprit qu’aux États-Unis, une entreprise peut en principe choisir d’enregistrer sa marque dans le registre des marques de chaque État où elle fait affaire, plutôt que de la déposer dans le registre national tenu par l’USPTO. Bien que peu d’entreprises canadiennes soient susceptibles de vouloir se prévaloir de cette possibilité, il faut néanmoins garder en tête l’existence de ces registres de marques d’États, particulièrement au moment d’évaluer la disponibilité d’une marque aux États-Unis. Aussi, consulter le registre d’USPTO ne suffit pas pour conclure qu’une marque est disponible aux États-Unis, attention.

  • Deuxième série de différences : bien que l’usage d’une marque de commerce soit clé au Canada, comme aux États-Unis (comme mentionné plus haut), au Canada, désormais, on n’a pas, techniquement, à démontrer l’usage de sa marque pour l’enregistrer. En effet, depuis une modification de la loi canadienne (en 2019), il est maintenant possible d’enregistrer une marque sans avoir réellement utilisé cette marque au Canada. Eh oui, à l’heure actuelle, notre système permet à n’importe quel demandeur d’obtenir l’enregistrement de sa marque, et ce, que celle-ci ait été ou non réellement employée en association avec des produits ou des services, que ce soit au Canada ou ailleurs. Remarquez, après le dépôt, un tiers pourra toujours s’attaquer à la demande (ou à l’enregistrement résultant) si on est effectivement en présence d’une marque qui n’a pas réellement été employée; d’ici là, par contre, en regardant le registre, on ne peut faire la différence. Résultat : le registre canadien commence déjà à être encombré de demandes et d’enregistrements pour des marques qui sont en réalité inexistantes ou invalides.

Cette caractéristique surprenante du régime canadien modernisé fait contraste avec le système américain où, bien qu’on puisse déposer une demande sans usage, l’USPTO exigera généralement (avant d’octroyer l’enregistrement, à la fin du processus) qu’on déclare et démontre qu’on en a réellement fait usage là-bas. En effet, pour une demande ordinaire aux États-Unis, l’absence d’usage réel en sol américain torpillera votre tentative d’enregistrement, évitant ainsi que leur registre soit encombré d’enregistrements de marques à la validité douteuse, comme cela se produit au Canada. Oui, de ce côté, bien qu’il ait aussi ses problèmes, le registre américain est malheureusement un meilleur outil que le nôtre, pas doute.

Notons aussi que ce qu’on considère de l’«usage» (de l’«emploi», selon le vocabulaire utilisé par l’OPIC) n’est pas nécessairement exactement la même chose au Canada ou aux États-Unis. Si jamais vous avez à démontrer ou à prouver l’usage d’une marque dans un pays ou l’autre, il est important de conserver à l’esprit que les critères qui seront appliqués ne sont pas parfaitement alignés. Dans certaines circonstances, par exemple, l’OPIC pourra considérer que vous avez employé votre marque, alors que l’USPTO considérera que ce n’est pas le cas, si vous avez fait la même chose en sol américain. L’USPTO s’avère pas mal plus difficile quant à ce qui est acceptable pour démontrer l’usage valable d’une marque.

  • Au sujet de l’usage, il existe aussi une particularité des enregistrements américains de marques, à savoir qu’autour de la sixième année, il faut soumettre à l’USPTO une déclaration et la preuve de l’usage de la marque aux États-Unis afin de maintenir l’enregistrement en vigueur. Les détenteurs qui font défaut de ce faire voient leur enregistrement radié du registre américain. Cette règle peut néanmoins jouer de vilains tours aux détenteurs qui enregistrent leur marque par l’entremise du Protocole de Madrid sans prendre la peine de nommer un agent américain habitué à faire les rappels qui s’imposent après cinq ans d’enregistrement.

Bien que le système canadien impliquait aussi l’obligation de déposer des déclarations d’usage dans certaines circonstances, cette exigence a été complètement retirée du système canadien en 2019.

  • Jusqu’en 2019, les déposants dans les deux pays devaient choisir ce qu’on nomme une «base de dépôt» au moment de déposer chaque demande. Bien que ce soit toujours le cas aux États-Unis, le Canada s’est débarrassé de cette exigence. Désormais, en effet, tout ce qu’une demande canadienne doit contenir à la base, c’est la marque et la liste des produits et services visés. Contrairement à une demande américaine, on n’a donc plus à choisir le type de demande entre une qui vise une marque déjà employée ou une visant une marque dont l’usage est simplement projeté, par exemple. Il s’agit d’une complication additionnelle qu’il faut tenir à l’esprit quand on envisage d’aussi protéger sa marque aux États-Unis.

D’ailleurs, une demande américaine peut être désignée comme «fondée sur un enregistrement étranger», contrairement au système canadien, où cela ne s’avère plus possible. En effet, bien qu’on avait autrefois cette possibilité au Canada, la nouvelle mouture de la loi ne la contient plus. Aux États-Unis, l’un des avantages de ce côté est donc qu’on peut éviter de devoir composer des questions d’usage de la marque en sol américain, ce qui simplifie les choses en cours de traitement de la demande. Depuis que le Canada a mis en œuvre le Protocole de Madrid, on s’est débarrassé de ce genre de demande particulière.

  • Autre différence, le Canada s’est aussi débarrassé du concept des «renonciations» obligatoires, une exigence que l’USPTO, lui,  continue d’appliquer. Ici, les «renonciations à l’usage exclusif» étaient autrefois exigées quand une portion de marque s’avérait descriptive ou qu’elle n’était pas compatible avec le rôle que doit jouer une marque de commerce, qu’elle correspondait au nom d’individus, etc. Bref, quand une marque comportait une telle portion (le mot «BEER» pour de la bière, par ex.), on devait préciser dans notre demande qu’on renonçait à prétendre ensuite que ce mot constituait à lui seul une bonne raison d’affirmer ensuite qu’un tiers contrefaisait notre marque. Vous obteniez alors l’enregistrement, mais une portion de la marque était, en quelque sorte, soustraite. Bien que ce ne soit plus requis au Canada, le registre contient encore pas mal d’enregistrements portant de telles restrictions.

Aux États-Unis, l’USPTO exige toujours de telles renonciations dans les cas de portions de marques trop peu distinctives, etc. Parfois, l’incarnation américaine de l’enregistrement d’une marque pourra donc comporter une renonciation à l’usage exclusif d’une portion de la marque, bien qu’au Canada l’enregistrement n’en comporte pas.

  • Sixième différence, bien que le Canada applique désormais aussi la classification de Nice (du nom du traité nommé l’Arrangement de Nice), les descriptions que le Bureau canadien des marques considère comme acceptables sont généralement plus précises qu’aux États-Unis. Particularité du Canada, en effet, nous avons conservé l’article de notre loi exigeant que les descriptifs de produits et services (dans nos demandes d’enregistrement), soient présentés dans les «termes ordinaires du commerce». Le manuel des produits/services qu’applique l’OPIC renvoie aussi à des descriptions de plus en plus précises au fil des années. Résultat : nos examinateurs sont souvent très pointilleux par rapport au degré de précision qu’ils désirent voir dans une demande d’enregistrement de marque. Cela mène à des enregistrements canadiens dont l’ampleur est souvent plus réduite que ce qu’on peut obtenir à l’étranger, incluant aux États-Unis. Cela peut jouer de vilains tours aux déposants d’origine canadienne, particulièrement quand ils veulent baser leurs demandes étrangères sur leur enregistrement canadien, comme cela peut se faire en vertu du Protocole de Madrid, par exemple.
  • Parlant de Madrid, une autre différence notable réside dans le fait que le Canada a un système un peu particulier pour appliquer le Protocole, notamment en ce qui a trait au traitement des dossiers de dépôt provenant de l’étranger. En particulier, les déposants étrangers peuvent être surpris d’apprendre en cours de dossier que le Canada n’expédie pas ses avis (en cours de demande) aux agents de marque étrangers, se contentant plutôt de les communiquer uniquement aux déposants eux-mêmes. En effet, bien que pour les demandes ordinaires, le Bureau des marques n’ait pas d’objection à correspondre avec l’agent (canadien) au dossier, les demandes internationales, elles, sont traitées sans considérer qu’un agent étranger peut être au dossier. Cela a de quoi en surprendre plus d’un, mais ne change évidemment rien pour les déposants canadiens.
  • Dernière différence que je mentionne rapidement, le Canada ne considère pas les consentements de tiers de la même façon que l’USPTO. En effet, comme chacun le sait, aux États-Unis et à l’étranger, on peut souvent neutraliser une objection de l’examinateur fondée sur la confusion probable avec la marque d’un tiers en obtenant une lettre de ce tiers voulant que, selon lui, la confusion n’est pas probable en réalité. Malheureusement pour les déposants au Canada, le Bureau des marques accorde généralement peu d’importance à ce genre de lettre. Ici, l’examinateur considérera généralement que de tels consentements n’ont pas grand poids quand il s’agit de déterminer la probabilité de confusion entre deux marques. Résultat : bien qu’à l’étranger il s’agisse d’une méthode commune de contourner une objection d’examinateur basée sur la confusion, au Canada, on devra souvent plutôt tenter d’alléguer qu’on n’est pas réellement en présence d’un risque probable de confusion, qu’il s’agit tout au plus d’une vague possibilité éventuelle de confusion.

Bref, bien que les systèmes d’enregistrement de marques des deux pays soient similaires, de nombreuses différences existent malgré tout.

D’ailleurs, chose importante, il faut aussi toujours tenir à l’esprit que la disponibilité d’une marque dans un pays donné ne signifie pas nécessairement qu’elle soit aussi disponible dans un autre pays. Trop souvent, on enregistre ici pour réaliser, trop tard, que cette même marque n’est tout simplement pas disponible (pour usage ou enregistrement) dans un autre pays que l’entreprise espérait viser avec ses produits ou services. Ne présumez donc pas que l’enregistrement de votre marque au Canada signifie qu’une demande pour celle-ci à l’étranger (aux États-Unis, par ex.) y passera comme une lettre à la poste*.

*À me relire, il faut avouer que l’expression date un peu. Peut-être sommes-nous collectivement mûrs pour une mise à jour de cette expression? «Comme un courriel par le serveur»?

Décision WALDORF-ASTORIA maintenue en appel: pas d’établissement ici, pas de problème pour la marque

La Cour fédérale s’était prononcée au sujet de cette affaire en 2018 (Hilton Worldwide Holdings LLP c. Miller Thomson, 2018 CF 895), décision que la Cour d’appel fédérale vient de confirmer. Oui, il est donc possible d’utiliser (juridiquement) une marque pour des services connexes à l’hôtellerie sans nécessairement avoir d’établissement au Canada.

Après un revers initial devant la Commission des oppositions, la décision de la Cour fédérale de 2018 avait, elle, statué qu’on pouvait considérer que l’hôtel WALDORF-ASTORIA utilisait sa marque au Canada, même s’il n’est pas présent au pays, notamment parce que certains aspects de ce qui composait les services d’hôtellerie (y compris les réservations et le système de rabais et de cartes de fidélité) pouvaient s’effectuer ici pour des Canadiens bien installés chez eux. Pour la Cour fédérale, on devrait considérer que les services connexes (comme les réservations) font suffisamment partie des services comme l’hôtellerie pour justifier de considérer que la marque est employée en rendant de tels services accessoires en sol canadien.

La décision d’appel vient confirmer qu’il est approprié de commencer l’analyse dans un tel cas en se demandant ce que la personne moyenne inclurait dans les services en question (ici, d’hôtellerie).Y inclurait-elle normalement des accessoires, comme les réservations? C’est-à-dire: peut-on dire qu’on fournit des services d’hôtellerie en réservant des chambres? Selon le tribunal, eh oui, ce genre d’activité est à ce point intégral au type de service principal qu’on doit le considérer comme imbriqué.

Par conséquent, puisque l’hôtel a démontré avoir reçu plusieurs dizaines de milliers de réservations en ligne et au téléphone à partir du Canada, le tribunal confirme qu’on est bien en présence d’une utilisation de la marque WALDORF-ASTORIA au Canada.