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Annulation d’un enregistrement de marque de commerce obtenu de mauvaise foi: une première au Canada

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En 2019, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») canadienne est largement amendée, incluant en y ajoutant un certain prérequis de bonne foi de la part de ceux qui déposent des demandes d’enregistrement. Depuis, on peut contrer certains tiers qui tenteraient d’abuser du système d’enregistrement, incluant quant à des marques bien connues, par exemple. C’est grâce à ce nouveau prérequis, qu’un tribunal canadien a justement récemment annulé l’enregistrement qu’avait obtenu un individu espérant extorquer l’entreprise dont il avait piraté la marque.

La décision en question, Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c. Meng (2022 FC 743), implique une chaîne de restaurants chinoise bien connue là-bas et dont la marque avait été enregistrée par un certain M. Meng, au Canada. Le malfrat avait ensuite exigé plus d’un million de dollars en échange de «son» enregistrement à défaut il entendait les bloquer au Canada. Essuyant un refus de la part de la chaîne de restaurants visée, l’individu sans scrupule s’empresse alors de tenter de vendre «son» enregistrement, au plus offrant, sur Internet.

Eh oui, ce genre de choses peut réellement se produire, même ici!

Heureusement, la LMC contient désormais le paragraphe 18(1)(e), lequel prévoit qu’un enregistrement s’avère invalide si : «la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi». Grâce à cette nouvelle disposition, la chaîne de restaurants peut donc intenter des procédures contre M. Meng, en Cour fédérale, afin de faire annuler son enregistrement illicite sur cette base.

Au final, compte tenu de la trame de faits, le tribunal a peu de difficultés à conclure qu’on était effectivement ici dans une situation de mauvaise foi, incluant à cause des affirmations et des demandes que M. Meng avait formulé, en essayant de monnayer l’enregistrement sous le couvert de ce qui revenait ni plus ni moins qu’à des menaces.

Puisque, selon les débats parlementaires, on a ajouté le paragraphe 18(1)(e) à la LMC afin de composer avec le problème des tiers enregistrant des marques dans le seul but d’extorquer ou de bloquer des entreprises légitimes, cette affaire semblait toute indiquée pour appliquer la nouvelle prohibition à l’encontre des demandes produites de mauvaise foi.

La décision contient d’ailleurs une discussion intéressante quant à la question de savoir si la croyance réelle d’une personne à l’effet qu’elle disposait du droit d’enregistrer cette marque pourrait la sauver. À tout événement, le tribunal écarte cette possibilité ici, dont parce que M. Meng avait déposé presqu’une vingtaine d’autres demandes visant des marques notoires de restaurants. Sa mauvaise foi s’avérait donc suffisamment apparente pour qu’on puisse y conclure, sans trop de difficultés. Eh oui, clairement, le gus en question avait enregistré cette marque dans le seul but de la revendre à son vrai propriétaire -difficile d’en conclure autrement!

Cette décision nous permet donc de voir que ce nouveau paragraphe de la LMC s’avère effectivement susceptible d’application, à tout le moins dans les cas où on est face à des mécréants dont les intentions abusives font peu de doute. Pirates de marques -vous n’avez qu’à bien vous tenir! Remarquez, bien que cette décision soit encourageante, restera tout de même à voir comment la jurisprudence à venir traitera des cas où les faits, incluant quant aux motivations et à l’intention des auteurs de demandes, s’avèrent moins «caricaturaux», disons. Par exemple, en l’absence de ce qui revient à une demande d’extorsion de la part de M. Meng, le tribunal serait-il parvenu à la même conclusion?

Contrefaçon de la marque SUBWAY par BUDWAY en rapport à du cannabis

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La Cour fédérale nous donnait dernièrement une bonne décision en matière de contrefaçon de marque de commerce, dans sa décision Subway IP LLC c. Budway, Cannabis & Wellness Store (2021 FC 583).

La trame de fait de base derrière cette décision n’est pas sans rappeler une blague récurrente dans le sitcom How I Met Your Mother, une série dans laquelle les scénaristes avaient contourné la censure, à répétition, en remplaçant les joints à être fumés à l’écran par des sandwichs de type sous-marins. Le personnage pouvait donc figurer à l’écran en train de manger un sandwich, que le contexte nous permettait clairement de comprendre représentait en réalité une cigarette de marijuana.

Sans doute inspiré par cette série et peut-être (qui sait?) des élans de créativité nourris de la consommation de leurs produits, des entrepreneurs ont eu l’idée, il y a quelques années, de démarrer leur propre boutique de produits liés à la marijuana, qu’ils ont alors nommé «BUDWAY». Ce nom s’avérerait évidemment un clin d’œil à la chaine de restos SUBWAY, largement présente au Canada, par ce qui revenait à une sorte de parodie douteuse.

Pour vous donner une idée du degré de proximité des marques en présence, voici une comparaison permettant de voir un logo adoptant une forme géométrique similaire, un lettrage similaire, en plus d’inclure aussi les flèches complétant certaines des lettres, le tout donnant un rendu très près de l’original (en plus de reprendre la couleur vert largement utilisée dans le branding de SUBWAY):

Comme vous vous en douterez, en le découvrant, le géant SUBWAY n’entend pas à rire, malgré le sens de l’humour dont font preuve les fondateurs du magasin Budway. Pour Subway, bien qu’issus de domaines d’affaires bien distincts, on a ici dépassé une ligne justifiant le dépôt de procédures en Cour fédérale. C’est ainsi qu’on obtient éventuellement le jugement publié le 10 juin dernier, dans lequel Subway parvient à écraser son adversaire en se fondant sur la propriété de sa marque phare.

En passant, si vous vous demandez ce que la marijuana a à faire avec des sandwichs (au-delà de la référence à How I Met Your Mother), ici :

  • les deux marques couvraient aussi de la vente de biscuits;
  • Budway avait choisit d’adopter (sur les réseaux sociaux) une mascotte promotionnelle représentée par un personnage en forme de sandwich; etc.

Au final, on parvient donc à démontrer sans trop de problème le risque de confusion entre les marques en présence. Peu importe qu’on compare essentiellement des sandwich à du cannabis, au final on trouve suffisamment d’éléments spécifiques justifiant de conclure à de la contrefaçon de la marque SUBWAY, en octroyant alors une injonction, en accordant des dommages et en obligeant la défenderesse à payer une partie des frais de Subway, etc.  Bref, la marque BUDWAY portait préjudice à la marque (jugée) très distinctive SUBWAY (et son logo) et doit donc disparaitre.

D’ailleurs, le tribunal ici donne aussi droit à la réclamation en dépréciation d’achalandage, en concluant que l’usage de  BUDWAY s’avérait susceptible de diluer la marque SUBWAY. À ce sujet, cette décision représente la plus récente d’une dizaine de décision où la Cour fédérale a accordé un recours en dépréciation d’achalandage quant à une marque, un type de recours qui fonctionnait rarement auparavant. Je suppose que cette décision nous sert aussi un autre rappel que bien que la parodie ou la satire soit parfois permis en droit d’auteur, le régime des marques s’avère une toute autre affaire -évidemment.

Décision Dunn’s : de l’importance d’expliquer sa détention de droits d’auteur, même en cas de copie évidente

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La Cour fédérale rendait récemment une décision intéressante dans Dunn’s Famous International Holdings Inc. c. Devine (2021 FC 64), qui sert de bonne leçon pour toute entreprise désirant s’adresser aux tribunaux en matière de droit d’auteur.

Cette décision découlait d’un différend opposant l’exploitant principal de la bannière de restos montréalais Dunn’s et des restaurateurs ayant visiblement « emprunté » certains éléments utilisés à l’origine par Dunn’s, dont son logo et une partie de son site Web, afin d’exploiter leurs restos disons «largement inspirés» de ceux de la bannière originale. On penserait qu’en pareilles circonstances le résultat s’avère évident. Eh bien, non — en tout cas pas en matière de droit d’auteur.

En effet, Dunn’s se voit débouté quant à la portion de son recours touchant la contrefaçon de droit d’auteur. La raison? Dunn’s n’avait tout simplement pas fait ses devoirs adéquatement (sur cette question précise du moins) afin d’obtenir une ordonnance judiciaire quant à la copie de ses œuvres.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est qu’afin d’étayer sa réclamation contre les défendeurs, par rapport aux œuvres qui auraient été copiées sans droit, Dunn’s s’est contentée de déposer en preuve un affidavit (une simple déclaration assermentée) de son principal dirigeant, dans lequel il mentionnait le logo et le site Web de Dunn’s, sans plus de précision quant aux éléments précis ni quant à qui les a créés, quand, à l’entité qui en détient les droits, etc. Bref, la seule preuve de la détention des droits d’auteur qu’on invoquait reposait sur un affidavit trop vague, se limitant à une mention du fait que ces éléments appartenaient à l’entreprise — en utilisant simplement le mot anglais  «our», etc.

Quant à cet aspect, cette décision constitue donc un bon rappel à quiconque veut se présenter devant les tribunaux pour se plaindre de contrefaçon par un tiers. Bien que la Loi sur le droit d’auteur s’avère fort utile et qu’elle exige peu de formalités pour être applicable, l’invoquer en justice demande quand même un minimum, dans chaque cas, pour établir qu’on a le droit de l’invoquer dans ce cas précis. Par exemple, on ne peut pas simplement montrer qu’une copie est survenue et espérer que le juge rende une décision, sans d’abord démontrer qu’on détient bien des droits quant à cette (ces) œuvre(s).

Sauf exception, toute poursuite de la sorte devrait identifier précisément chaque œuvre visée, en fournissant pour chacune qui l’a créé, dans quel contexte et le syllogisme permettant de conclure que c’est bien ce requérant en particulier qui détient les droits qui justifieraient que le tribunal tranche. À défaut, le juge pourrait bien refuser d’agir, parce que n’ayant pas devant lui d’explication convenable de la raison pour laquelle ce requérant particulier a droit d’obtenir jugement en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Malgré ce qui précède, remarquez bien, le jugement récent quant à Dunn’s donne néanmoins raison au requérant pour ce qui est de la contrefaçon de ses marques de commerce, qui, elles, ont clairement été contrefaites par les défendeurs en question. Au final, Dunn’s obtient donc une injonction, en plus de dommages-intérêts importants contre toute une série de défendeurs. Qui l’eût crû? Exploiter une copie de resto quasi intégrale sans y être autorisé peut vous mettre dans le pétrin.