La Cour fédérale nous donnait dernièrement une bonne décision en matière de contrefaçon de marque de commerce, dans sa décision Subway IP LLC c. Budway, Cannabis & Wellness Store (2021 FC 583).

La trame de fait de base derrière cette décision n’est pas sans rappeler une blague récurrente dans le sitcom How I Met Your Mother, une série dans laquelle les scénaristes avaient contourné la censure, à répétition, en remplaçant les joints à être fumés à l’écran par des sandwichs de type sous-marins. Le personnage pouvait donc figurer à l’écran en train de manger un sandwich, que le contexte nous permettait clairement de comprendre représentait en réalité une cigarette de marijuana.

Sans doute inspiré par cette série et peut-être (qui sait?) des élans de créativité nourris de la consommation de leurs produits, des entrepreneurs ont eu l’idée, il y a quelques années, de démarrer leur propre boutique de produits liés à la marijuana, qu’ils ont alors nommé «BUDWAY». Ce nom s’avérerait évidemment un clin d’œil à la chaine de restos SUBWAY, largement présente au Canada, par ce qui revenait à une sorte de parodie douteuse.

Pour vous donner une idée du degré de proximité des marques en présence, voici une comparaison permettant de voir un logo adoptant une forme géométrique similaire, un lettrage similaire, en plus d’inclure aussi les flèches complétant certaines des lettres, le tout donnant un rendu très près de l’original (en plus de reprendre la couleur vert largement utilisée dans le branding de SUBWAY):

Comme vous vous en douterez, en le découvrant, le géant SUBWAY n’entend pas à rire, malgré le sens de l’humour dont font preuve les fondateurs du magasin Budway. Pour Subway, bien qu’issus de domaines d’affaires bien distincts, on a ici dépassé une ligne justifiant le dépôt de procédures en Cour fédérale. C’est ainsi qu’on obtient éventuellement le jugement publié le 10 juin dernier, dans lequel Subway parvient à écraser son adversaire en se fondant sur la propriété de sa marque phare.

En passant, si vous vous demandez ce que la marijuana a à faire avec des sandwichs (au-delà de la référence à How I Met Your Mother), ici :

• les deux marques couvraient aussi de la vente de biscuits;
• Budway avait choisit d’adopter (sur les réseaux sociaux) une mascotte promotionnelle représentée par un personnage en forme de sandwich; etc.

Au final, on parvient donc à démontrer sans trop de problème le risque de confusion entre les marques en présence. Peu importe qu’on compare essentiellement des sandwich à du cannabis, au final on trouve suffisamment d’éléments spécifiques justifiant de conclure à de la contrefaçon de la marque SUBWAY, en octroyant alors une injonction, en accordant des dommages et en obligeant la défenderesse à payer une partie des frais de Subway, etc.  Bref, la marque BUDWAY portait préjudice à la marque (jugée) très distinctive SUBWAY (et son logo) et doit donc disparaitre.

D’ailleurs, le tribunal ici donne aussi droit à la réclamation en dépréciation d’achalandage, en concluant que l’usage de  BUDWAY s’avérait susceptible de diluer la marque SUBWAY. À ce sujet, cette décision représente la plus récente d’une dizaine de décision où la Cour fédérale a accordé un recours en dépréciation d’achalandage quant à une marque, un type de recours qui fonctionnait rarement auparavant. Je suppose que cette décision nous sert aussi un autre rappel que bien que la parodie ou la satire soit parfois permis en droit d’auteur, le régime des marques s’avère une toute autre affaire -évidemment.