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Le Canada augmenterait ses frais gouvernementaux en matière de P.I. de 25%

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L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») annonçait cette semaine une consultation relativement à sa correction du tir en matière de frais gouvernementaux, en majorant la plupart de ses frais de 25 %. Oui, l’inflation s’invite jusque dans la protection de la P.I. au Canada, on est rendu là.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que les frais qu’exigent l’OPIC en rapport avec la protection d’intangibles tels les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les indications géographiques sont restés inchangés depuis des décennies. C’est un peu comme si le Canada n’avait pas réfléchit au fait qu’en augmentant jamais ces frais, les services gouvernementaux en question deviendraient tôt ou tard déficitaires. Eh bien, grosse surprise, on est rendu-là.

Afin de ramener l’OPIC dans le bleu, on propose donc d’augmenter les frais gouvernementaux d’environ 25% d’ici quelques années. La page quant à cette consultation contient un tableau des frais révisés proposés. Des exemples représentatifs de cette augmentation comprennent, à titre d’illustration pour vous donner une idée :

  • Demande d’enregistrement d’une marque de commerce : on passerait de 347,35$ à 434,19$;
  • Surplus dans ces demande pour chaque classe additionnelle : on passerait de 105,26$ à 131,58$;
  • Déclaration d’opposition : on passerait de 789,43$ à 986,78$;
  • Avis en vertu de l’article 45 de la loi (non-usage) : on passerait de 421,02$ à 526,28$; et
  • Demande de prolongation de délai : on passerait de 125,00$ à 150,99$.

Compte tenu de cette augmentation proposée (et qui a toutes les chances de se concrétiser), nous recommandons à toutes les entreprises de voir à enregistrer leurs droits de propriété intellectuelle (incluant leurs marques de commerce) le plus tôt possible.

Mettre sa marque au goût du jour c’est bien mais attention de trop en varier l’apparence

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La réalité de l’usage d’une marque de commerce au fil du temps, c’est que, tôt ou tard, les entreprises veulent à peu près invariablement en modifier l’apparence. Une marque qui semble attrayante une année devient souvent vue comme désuète, ne serait-ce que quelques années plus tard. Résultat, les entreprises enregistrent leur marque et utilisent éventuellement une variation par rapport à ce qui était enregistré. Ce phénomène s’avère très fréquent.

Bien que l’exercice de mettre sa marque au goût du jour puisse s’avérer salutaire d’un point de vue de la mise en marché, ce qu’il faut savoir c’est qu’il existe un risque à ce faire. En effet, à trop modifier l’apparence d’une marque, soit d’un coup soit au fil du temps, on peut très bien éventuellement se retrouver avec une marque dont l’identité visuelle ne correspond plus à ce qu’on a originalement déposé. (Voir, par exemple les affaires : Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co. ; Robert Crean & Co. c. Dobbs & Co. et Silhouette Products Ltd. c. Prodon Industries Ltd.)

C’est le problème de la « variation » d’une marque, laquelle peut se produire, notamment, quand on redessine un logo, quand on utilise une marque en conjonction avec une autre (par exemple, l’une à côté de l’autre) ou encore quand on ajoute un élément au début ou à la fin d’une marque existante.

Au Canada, en principe il existe une obligation d’utiliser une marque telle qu’elle a été enregistrée, par exemple afin de bénéficier des avantages qu’offre l’enregistrement par rapport à l’usage en question. (Voir notamment : Canada (Registrar of Trade Marks) c. G.A. Hardie & Co. et Canadian Council of Professional Engineers c. Ing. Loro piana & c. S.P.A.).) À défaut de ce faire, on peut croire utiliser sa marque, pour réaliser trop tard, qu’en droit, ce n’était pas réellement notre marque initiale qu’on employait mais bien une autre.

Le problème de ce côté, c’est que la nouvelle variation, elle, est souvent non-enregistrée et, donc, vulnérable. Si on utilise une marque qui n’a pas été dûment déposée, on peut notamment se faire poursuivre par un tiers dont la propre marque y ressemble, etc. En effet, à défaut d’enregistrement applicable, on ne possède pas de bouclier, nous exposant alors à une responsabilité éventuelle en cas de réclamation ou de poursuite par une autre entreprise.

Inversement, on peut aussi supprimer un enregistrement si son détenteur ne peut démontrer qu’il a bel et bien récemment utilisé cette marque au Canada. Si ce qu’on a utilisé est une variation, l’enregistrement pourrait être radié à la demande d’un tiers, exposant alors l’entreprise, comme si elle n’avait pas pris la peine d’enregistrer sa marque. Ce risque est bien réel et on voit des cas où cela arrive.

Bien qu’une telle variation soit généralement à décourager, la jurisprudence canadienne la plus récente quant à cette question semble indiquer que l’important, au final, c’est d’éviter que les membres du public soient trompés et qu’ils subissent un préjudice. Si ce n’est pas le cas mais qu’on peut justifier et expliquer adéquatement la variation de la marque en question, alors les tribunaux pourront la trouver acceptable si (et seulement si!) on peut encore reconnaitre la marque originale. À défaut, si par exemple la variation a trop modifié l’identité propre de la marque originale, alors on pourrait être en présence de ce qu’on considérera comme une nouvelle marque. (À ce sujet, voir : Saccone & Speed Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks); Barbara Barbara Inc. c. Barbara S.A. ; Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd. ; et George Weston Ltd. c. Corporate Foods Ltd., etc.)

Pour pallier à ce problème, on recommande aux entreprises qui optent pour modifier leur marque d’effectuer une analyse périodique, afin de voir s’il s’avère alors judicieux (voire nécessaire) de déposer une nouvelle demande d’enregistrement.

La Cour fédérale refuse les résultats d’un sondage mené par questionnaire à l’écran

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La Cour fédérale se prononçait récemment contre une tentative de produire en preuve un sondage dans Tokai of Canada Ltd. v. Kingsford Products Company, LLC (2021 FC 782). Dans cette décision, le tribunal rejette la preuve proposée en question parce qu’inadéquate autant quant au contenu des questions que parce que le sondage  auprès de membres du public avait été mené en ligne, plutôt qu’en personne. Pour le tribunal, obtenir l’impression de consommateurs assis devant un écran n’est tout simplement pas une bonne façon de simuler comment ils percevraient une marque qu’ils croiseraient en magasin, par exemple.

La décision en question découle d’une opposition à l’enregistrement de la marque de commerce KING, en rapport notamment à des BBQ et des dispositifs permettant d’en allumer. En appel de la décision du tribunal des oppositions (devant la Cour fédérale), on voulait introduire en preuve les résultats d’un sondage effectué en ligne auprès de quelques centaines de consommateurs, relativement à la question de la confusion entre les marques en présence.

Malheureusement pour Tokai, le tribunal conclu au final que la nouvelle preuve qu’on voulait présenter s’avérait tout simplement irrecevable. Certes, ce genre de preuve (les sondages) peut parfois s’avérer utile, par exemple, pour aider le juge à trancher quant à la question de la confusion possible entre deux marques de commerce. Par contre, tous les sondages ne s’avèrent pas nécessairement recevables en preuve, ni suffisamment pertinents. Tel que souvent énoncé en jurisprudence, l’introduction d’un sondage en preuve implique de rencontrer plusieurs critères relativement strictes que le sondage en ligne effectuée ici s’avérait incapable de rencontrer.

En temps normal, à savoir quand on produit un sondage traditionnel (i.e. mené auprès de répondants interrogés en personne), l’échantillon des répondants et la nature précise des questions s’avèrent autant de raisons pour lesquelles un tribunal éventuel pourrait refuser de considérer les résultats du sondage. Aussi, même en format traditionnel, le sondage s’avère une forme de preuve périlleuse à présenter à un tribunal canadien.

Cette fois, pour ajouter à ces difficultés, Tokai choisit d’innover en tentant de produire un sondage qui a été mené en ligne, en demandant à des internautes ciblés de répondre à un questionnaire à l’écran. Du pareil au même, non? Non, justement, de dire la Cour fédérale.

Selon le tribunal, les résultats du sondage en question ne permettaient pas de parvenir à une preuve admissible. En particulier, on conclu que ce sondage spécifique ne rencontrait tout simplement pas le seuil d’admissibilité requis, puisque trop peu fiable et reflétant des questions menant à des résultats dont on pouvait certainement questionner la validité.

Pour ce qui est de sa fiabilité, le tribunal conclu ici, qu’à cause de la façon dont il avait été mené, on pouvait douter du fait que ce sondage s’il était répété parviendrait  aux mêmes résultats. En d’autres mots, l’exercice s’éloignait trop d’une expérience scientifique, à savoir ce qu’on tente habituellement d’approximer avec de tels sondages, dans le but de fournir au juge ce qui reviendrait (idéalement) à des données concrètes objectives. Ce faisant, ce sondage ne présentait pas le degré requis de fiabilité afin de s’avérer admissible en preuve.

Pire encore, pour le tribunal, les résultats de ce sondage s’avérait aussi carrément invalides, parce que le sondage ne posait pas les bonnes questions à un échantillon adéquat de répondants, de la bonne façon. Ici, il y avait donc non-seulement un problème avec le contenu du sondage mais aussi avec la façon dont l’exercice avait été mené auprès des consommateurs visés. Compte tenu de la façon de mener ce sondage, les réponses obtenues s’avéraient juridiquement invalides.

À ce sujet, le tribunal trouve aussi à redire quant à la formulation de plusieurs de questions. Ici, bien que la demande d’enregistrement visait des BBQ et des briquets pour les allumer, les questions du sondage se limitait à parler de briquets, sans même préciser de quels types de briquets on parlait, incluant si on visait des briquets ordinaires ou des briquets destinés à allumer un BBQ. Autre exemple de lacune à ce niveau, on y présentait la marque de commerce visée d’une façon qui ne reflétait pas la manière dont un consommateur la rencontrerait normalement (en pratique) dans le commerce, par exemple sur les étalages.

La nature des questions posées s’avérerait donc problématique. Ce faisant, pour le tribunal, il nous est permis de douter de la validité des réponses qui avaient été obtenues, puisqu’on avait tout simplement posé les mauvaises questions.  «Garbage in – Garbage out», de dire (en un sens) la Cour fédérale ici.

Pour ajouter à ces problèmes du contenu des questions elles-mêmes, il s’avère aussi pertinent de noter que Tokai avait mené son sondage en l’administrant par un simple questionnaire affiché à l’écran des répondants (en ligne). À cause de cette formule, le sondage ne simulait pas adéquatement la rencontre d’un produit de marque X par un consommateur, dans le cours normal des choses, lorsqu’il magasine.  

D’ailleurs, les résultat du sondage s’avéraient aussi invalides parce qu’on avait élagué parmi les résultats, avant de les comptabiliser, en retranchant des les réponses de certains répondants qu’on jugeait avoir complété trop rapidement le questionnaire. Compte tenu du critère applicable en matière de confusion de marque (lequel implique un consommateur typique pressé par le temps), le tribunal se saisit ici de la contradiction pour estimer que les résultats obtenus par ce sondage s’avéraient invalides et, donc, irrecevables. À l’inverse, d’ailleurs, le tribunal voit aussi d’un mauvais œil le fait qu’on avait permis à certains répondants de prendre plusieurs heures (voire jours) pour répondre au sondage, ce qui s’avérait problématique dans une tentative d’obtenir la « première impression » des consommateurs interrogés, nuisant ainsi aussi à la crédibilité qu’on pouvait accorder aux résultats de ce sondage. La façon de mener le sondage et le temps donné aux répondants pour répondre s’avérerait donc lui aussi un problème pour le tribunal.

En somme, sans aller jusqu’à dire que les sondage effectués en ligne ne seront jamais admissibles dans un tel dossier (tournant sur la probabilité de confusion entre deux marques), la Cour fédérale nous rappelle que le sondage demeure un type bien particulier de preuve par expert. Notamment, si on espère révéler par un sondage l’impression typique des consommateurs, encore faut-il faire l’exercice d’une façon qui puisse simuler les conditions réelles dans lesquelles un consommateur se trouverait lorsqu’il rencontre effectivement la marque en question. Si on veut simuler l’expérience d’un internaute qui magasine en ligne c’est une chose, mais parvenir à reproduire ce qui se passe quand un consommateur longe les allées d’un magasin s’avère difficile à faire en posant des questions à un internaute simplement assis devant son écran.

Comme tel, il nous est permis de conclure à la lecture de cette décision qu’il pourra généralement s’avérer difficile de mener un sondage (valable) en ligne, dans un tel dossier. Lorsque la preuve vise à éventuellement aider le juge à statuer sur la probabilité de confusion entre deux marques de commerce affichées sur les étalages de magasins, un sondage mené par un questionnaire simplement affiché à l’écran (en ligne) pourra souvent s’avérer problématique.