Webinaire cette semaine quant aux marques de commerce -soyez-en

Je donne un webinaire mercredi, cette semaine, chez Thomson Reuters: LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA : ce que tout juriste devrait savoir.

En matière de propriété intellectuelle, les marques de commerce demeurent l’un des actifs les plus précieux que les organisations détiennent et se doivent de gérer adéquatement. Qu’elles fassent des affaires ou qu’elles évoluent dans une sphère différente, tel le domaine caritatif, peu d’organisations peuvent se permettre de ne pas protéger et défendre au besoin leur droit d’utiliser leurs marques de commerce. Qu’on parle d’une marque phare ou de marques identifiant leurs produits et services spécifiques, toutes les organisations ont aujourd’hui intérêt à savoir gérer adéquatement et efficacement leur portefeuille de marques de commerce, et le juriste est mieux placé que quiconque pour les soutenir. Tous les juristes ont donc intérêt à connaître ne serait-ce que la base en matière de marques de commerce afin notamment d’éviter des erreurs qui peuvent plus tard s’avérer fort coûteuses pour leurs clients.

Cette formation sera dispensée en direct ce mercredi, 28 octobre, à 12:00. Au plaisir de vous y voir virtuellement!

Parlant d’oeuvres protégées par le droit d’auteur

Je tombais récemment sur plusieurs nouvelles intéressantes en matière d’oeuvres et de droits d’auteur. À ce sujet, je me permets de mentionner au passage que je donnerai un webinaire (pour Thomson Reuter), ce mercredi, intitulé: «Les droits d’auteur au Canada : ce que tout juriste devrait savoir», si jamais cela peut vous intéresser.

En attendant, je me permets de partager avec vous ce matin une première affaire dont traitais récemment les médias au sujet du film Toy Story 4. Comme vous le savez peut-être, ce film d’animation de 2019 (par Pixar et Disney) comprend un personnage nommé Duke Caboom qui se veut un cascadeur en moto du genre Evel Knievel, dont la succession se plaint maintenant devant les tribunaux à cause de cette ressemblance. Ok, cela n’est pas réellement une question de droit d’auteur, mais l’histoire s’avère néanmoins d’intérêt, dans le genre «only in America».

Ce qu’il faut comprendre ici c’est que la ressemblance du personnage de Duke Caboom avec le casse-cou des années ’70 tient essentiellement de l’idée d’un gars qui gagne sa vie à faie des cascades publiques en moto, d’une façon un peu flamboyante. Ok le genre de costume de cascadeur kitch, un casque, etc. mais rien d’autre! Si Evel Kievel avait été un personnage fictif, la version Duke Caboom n’en aurait sans doute pas été considéré une copie, pas plus que ce personnage n’emprunte assez à l’individu réel pour être en présence d’un vrai problème en droit, selon moi. Dans le genre dossier douteux j’aurais tendance à dire. Qu’à cela ne tienne, le fils d’Evel Knievel y voit un motif pour tenter de chercher compensation pour un petit 75 000$US. i.e. des poussières à comparer du milliard que Disney a fait avec ce film au box-office.

Une deuxième histoire que je remarquais récemment dans les médias, en matière d’oeuvres, touche l’artiste connu sous le nom de Bansky. Celui-ci a tenté puis échoué dans une tentative de protéger l’un de ses oeuvres («Flower Thrower») avec un enregistrement de marques de commerce (EUTM). Le hic ici? Bansky aurait été cité à répétition comme ayant affirmé n’avoir créé un magasin et des biens tangibles à vendre aux seules fins de créer de l’usage au sens du droit des marque, pas afin de réellement soutenir une entreprise et son achalandage. Une telle tentative de contourner la loi aurait corrompu l’usage de la prétendue marque, en en faisant essentiellement de l’usage factice que le droit devrait considérer comme inexistant. Pas d’usage: pas de marque -évidemment.

Le fait que l’artiste refuse d’être identifié s’avère aussi un problème, en droit, puisque la propriété de droits quant à une marque et une oeuvre impliquera généralement d’en connaitre le détenteur. Les droits d’auteur quant à l’oeuvre en question s’avèrent d’ailleurs aussi problématiques, selon la décision en question, dont à cause de l’anonymité et le fait que l’artiste a délibérément opté de créer son oeuvre sur la propriété d’un tiers (puisqu’il s’agissait d’un graffiti), la plaçant ainsi à la vue de tous, libre de restrictions quant à sa réutilisation future. Question intéressante: le graffiteur renconce-t-il de facto à l’usage de ses droits? Question intéressante qui, à ma connaissance, n’a pas encore de réponse au Canada, bien que je sois persuadé que les tribunaux américains et britanniques s’y soit déjà collés.

Ma troisième histoire d’oeuvres et de droits d’auteur de cette semaine touche la nouveau films Enola Holmes de Netflix. Selon la succession de Sir Conan Doyle (auteur de Sherlock Holmes), bien que l’oeuvre de base soit tombée dans le domaine public, la nouvelle oeuvre de Netflix emprunte trop aux éléments de l’oeuvre originale qui, eux, demeurent protégés par des droits d’auteur. La succession poursuit donc Netflix devant les tribunaux pour contrefaçon.

Intéressant de voir à quel point les avocats de la succession doivent faire preuve de créativité ici, alléguant des emprunts à la personnalité exacte de Sherlock des derniers romans de la série, afin de justifier la base de leur recours. Ce n’est pas que Sherlock soit montré qui s’avère problématique, selon eux, c’est qu’il ressemble trop à ce que le personnage est devenu vers la fin. Selon eux, puisque Sherlock Holmes n’exprimait pas de sentiments au début mais que le personnage le faisant dans les livres plus récents, il s’agit d’un trait de la personnalité du personnage qui demeure protégé et, donc, non-susceptible d’être intégré à une nouvelle oeuve sans d’abord obtenir une licence de la part de la succession. Ouf! -disons que c’est subtil comme distinction. Le juge embarquera-t-il là-dedans? C’est à voir.

Décision WALDORF-ASTORIA maintenue en appel: pas d’établissement ici, pas de problème pour la marque

La Cour fédérale s’était prononcée au sujet de cette affaire en 2018 (Hilton Worldwide Holdings LLP c. Miller Thomson, 2018 CF 895), décision que la Cour d’appel fédérale vient de confirmer. Oui, il s’avère donc possible d’utiliser (juridiquement) une marque pour des services connexes à l’hôtellerie, sans nécéssairement disposer d’établissement au Canada.

Après un revers initial devant la Commission des oppositions, la décision de la Cour fédérale de 2018 avait, elle, statué qu’on pouvait considérer que l’hôtel WALDORF-ASTORIA utilisait sa marque au Canada, malgré ne pas être présent au pays, dont parce que certains aspects de ce qui composaient les services d’hôtellerie (dont les réservations et le système de rabais et de cartes de fidelité) pouvaient s’effectuer ici, pour des Canadiens bien installés chez eux. Pour la Cour fédérale, on devrait considérer que les services connexes (telles les réservations) font suffisamment partie des services comme l’hôtellerie pour justifier considérer que la marque est employée en rendant de tels services accessoires en sol canadien.

La décision d’appel vient confirmer qu’il s’avère approprié de débuter l’analyse dans un tel cas, en se demandant ce que la personne moyenne placerait dans les services en question (ici, d’hôtellerie), incluant si on y insèrerait normalement des accessoires, telles les réservations. i.e. Peut-on dire qu’on fourni des services d’hôtellerie en réservant des chambres? Selon le tribunal, eh oui, ce genre d’activité est à ce point intégral au type de service principal qu’on doit considérer que c’est imbriqué.

Par conséquent, puisque l’hôtel a démontré avoir reçu plusieurs dizaine de milliers de réservations en ligne et au téléphone, à partir du Canada, le tribunal confirme qu’on est bien en présence d’une utilisation de la marque WALDORF-ASTORIA au Canada.

Désormais plus d’amendements de demandes d’enregistrements de marque par téléphone et moins de rapports d’examen

Visant visiblement à tenter de ramener son délai moyen pour traiter une demande d’enregistrement de marque de commerce, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») lançait récemment une initiative visant à permettre un plus grand nombre d’amendements par un simple appel de l’examinateur visant à éviter un rapport d’examen refusant la demande. Bonne nouvelle donc.

Jusqu’à maintenant, le nombre de problèmes qu’on peut corriger par un simple appel avec l’examinateur (i.e. en évitant un rapport formel, puis devoir écrire une lettre de réponse) s’avère fort limité. Dorénavant, par contre, l’OPIC entend considérer que la liste de ce qui ne mérite pas d’émettre un rapport d’examen pour les soulever comprend notamment ce qui suit, si on peut rejoindre le requérant ou son agent au téléphone afin de convenir de la correction appropriée:

  • Ajouter les désistements manquants liés à l’utilisation d’un système de référence de couleurs (par ex. Pantone);
  • Ajouter les désistements manquants liés à de la feuille d’érable canadienne; 
  • Supprimer le sigle « TM », « MC » quant le requérant l’a inséré dans sa marque, par exemple un logo; 
  • Corriger les erreurs typographiques;
  • Désistement de la marque dans son entier (par exemple, si la marque ne s’avère pas distinctive?);
  • Corriger la revendication de priorité quant aux déclarations de produits et de services;
  • Corriger le contenu de la description de produits et de services quant la ponctuation(par ex. point-virgule mal placé);
  • Corriger les classes sous Nice quant celles qu’a précisé le requérant s’avèrent incorrectes; et
  • Corriger les revendications de couleur(s) incorrectes ou incomplètes.

Dans le cours normal des choses, ce que l’OPIC envisage à ce sujet implique un appel de l’examinateur qui, au besoin, laissera un message de boite vocale et devra être recontacté (par ex., par l’agent) dans les 72 heures. À défaut, on procèdera par un rapport d’examen expédié par la poste comme auparavant.

Bien qu’on ne peut pas dire que cette initiative repose sur des technologies de pointe, cela ne peut pas faire de tord, je suppose, avec un délai moyen d’enregistrement d’une marque désormais à 2-3 ans au Canada. [Sans autre commentaire]

Désormais facile d’invoquer l’aide des services frontaliers afin de bloquer les produits piratés à la frontière

Depuis l’amendement de la loi canadienne afin de renforcer nos mesures en matière de piratage de produits et de marques, il est bon de savoir que les entreprises canadiennes commercialisant des produits tangibles peuvent désormais invoquer l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«ASFC»). Bien que plusieurs l’ignorent, on peut inscrire sa marque auprès de l’ASFC afin que les douaniers surveillent la frontière pour nous. Oui, cela peut être aussi simple que cela.

Il s’agit là d’un outil qu’il s’avère bon de connaitre, incluant afin de combattre la certaines formes de contrefaçon d’une marque de commerce comme le piratage à l’échelle commerciale, ou ce qu’on nomme en anglais le «counterfeiting».

L’outil en question implique la possibilité pour un détenteur de marque de commerce de l’inscrire auprès de l’ASFC, afin de porter celle-ci à l’attention des agents frontaliers. Une fois que c’est fait, les douaniers et le système de l’ASFC surveilleront alors les cargaisons entrant au Canada, afin de bloquer toute marchandise contrefaisant de façon évidente (par opposition à une marque valable et réelle portant simplement à confusion) la marque en question.

En pratique, tout ce qui s’avère requis est un simple formulaire à compléter et soumettre aux services frontaliers, qui vous émettra ensuite une lettre d’approbation confirmant l’inscription de la marque visée. Une fois cela en place, les douaniers ajouteront la marque en question sur leur liste de veille, lors d’inspections frontalières de cargaisons. À partir de là, si une cargaison comprend des produits d’une classe pertinente sur lesquels la marque visée a été apposée, on l’interceptera assez longtemps pour aviser le propriétaire de la marque, lequel pourra alors opter de prendre des procédures judiciaires, au besoin. À défaut, on permettra alors à la cargaison d’entrer au Canada afin d’y livrer les produits en question ou les transférer vers une autre destination.

À noter que ce genre d’aide de l’ASFC assume que la marque en question a été enregistrée au Canada, ce qui constitue une autre bonne raison d’y voir. Assumant que cela a été fait, une inscription auprès de l’ASFC peut s’effectuer à peu de frais et, donc, s’avère un bon complément à une stratégie de protection d’une marque.

Le dispositif d’inscription auprès de l’ASFC peut d’ailleurs techniquement aussi s’appliquer aux oeuvres protégées par des droits d’auteur.

Les échéanciers dans les dossiers de l’OPIC seraient finalement repoussés au 31 août 2020

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l’«IPIC») annonçait récemment à ses membres que ses représentants s’étaient à nouveau entretenus avec ceux de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») au sujet du report de l’ensemble des délais dans les dossiers de P.I. canadiens. Cette fois, l’OPIC aurait convenu du fait qu’une période d’entretien de ses systèmes prévue pour les prochains jours justifierait de repousser, encore une fois les dates butoirs relatives à ses dossiers actifs.

Cette fois, l’effet serait de repousser tous les délais applicables au au 31 août 2020. Bien que cela ne soit pas encore officiel, à ma connaissance, ce serait bien ce qui se passera en pratique, semble-t-il.

Pour l’instant, l’OPIC envisage cette prolongation comme la dernière avant le retour à la normale dans les dossiers en cours, dont en matière de marques, de brevets et de dessins industriels.

La fin des frais fixés de façon quasi-permanente à l’OPIC

L’Office de la proprété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») nous rappelait récemment qu’après des années (toujours, en fait) à ne jamais augmenter les frais gouvernementaux liés à la protection d’éléments de propriété intellectuelle (la «P.I.»), l’amendement de nos lois (dont la loi fédérale concernant les frais de services gouvernementaux) permettent dorénavant à l’OPIC d’indexer ses frais, à chaque année.

Dès le 1er janvier 2021, il en coutera ainsi 2% de plus aux entreprises et organisations pour déposer des demandes et faire certaines choses auprès de l’OPIC, du moins en ce qui touche les frais gouvernentaux. La première classe d’une demande de dépôt de marque de commerce (dont le coût est actuellement de 330,00$) en coûtera donc un peu plus de 6$ en 2021, alors que le frais additionnel pour chaque classe au-delà de la première passeront de 100,00$ à 102,00$, toujours à titre d’illustration. Ce ne sont pas systématiquement tous les frais qui augmenteront ainsi, mais la plupart.

Dorénavant, il est donc entendu que l’OPIC augmentera sans doute annuellement ses frais gouvernementaux liés aux dossiers de P.I., dont de marques de commerce et de dessins industriels, par exemple. Eh oui, l’époque des frais fixes à l’OPIC tire à sa fin, avec une augmentation systématique à prévoir dorénavant, sans doute sur une base annuelle, maintenant que l’OPIC a compris le truc.

Les praticiens qui offrent des services de P.I. ont tout intérêt à les mettre à jour d’ici la fin de l’année. Les entreprises, elles, ont avantage à protéger leurs actifs d’ici la fin de l’année si elle veulent s’épargner l’augmentation prévue.

Nouvelle prolongation d’une quinzaine de jours par l’OPIC quant à l’ensemble de ses échéanciers

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l’«IPIC») annonçait hier à ses membres que ses représentants s’étaient à nouveau entretenus avec ceux de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») au sujet du report de l’ensemble des délais dans les dossiers de P.I. canadiens. Cette fois, l’OPIC confirmerait qu’il repoussera les dates butoirs au 24 août 2020 afin de pallier les contraintes associées à la pandémie, pour nous tous comme pour lui.

Encore une fois, ce report des échéanciers dans les dossiers devant l’OPIC touche l’ensemble de ceux-ci, y compris en matière de marques de commerce, de brevets, de dessins industriels et de droits d’auteur.

L’OPIC se réserve évidemment à nouveau la possibilité de repousser cette date ultérieurement, tout dépendant des conditions en vigueur d’ici la fin du mois quant à la COVID-19 et à ses conséquences. Avec la deuxième vague appréhendée, tout demeure possible de ce côté.

L’OPIC confirme que le délai typique d’enregistrement d’une marque au Canada est désormais de deux à trois ans

Comme les praticiens l’ont tous remarqué depuis quelques années, après avoir amélioré ses délais de traitement autour de 2015-2017, l’OPIC a perdu le contrôle depuis quelques années pour son traitement des demandes d’enregistrement de marques de commerce. L’OPIC le confirmait récemment, ce n’est pas une illusion, il existe bel et bien un problème, alors que le Canada prend désormais typiquement de deux à trois ans pour accepter officiellement une demande d’enregistrement, même dans les cas qui ne sont pas réellement problématiques.

L’OPIC confirmait en effet récemment à la publication World Trademark Review (pour un article de Trevor Little) que le délai typique de production d’un premier rapport d’examen s’établit aujourd’hui à 22 mois. Près de deux ans, donc, avant qu’un requérant reçoive une première communication de l’examinateur à savoir si la demande semble problématique ou, à l’inverse, susceptible de parvenir à l’enregistrement éventuel. Ouille.

Pour avoir été impliqué dans des centaines de dépôts de demandes à l’étranger, je vous dirais d’expérience qu’un délai pareil place le Canada sur un pied d’égalité avec des plaques tournantes de la propriété intellectuelle comme le Botswana, le Tadjikistan et le Soudan. À bien y penser, non, oubliez le Tadjikistan: l’examinateur y avait pris moins de temps à répondre que cela à la dernière demande d’un de nos clients, la dernière fois.

À tout événement, selon ce qu’avait à en dire l’OPIC, il semblerait que le délai typique pour approuver officiellement une demande s’élève maintenant, lui, à 28 mois. Alors qu’il y a quelques années, on en était venu à pouvoir obtenir un enregistrement en douze mois, c’est maintenant typiquement une affaire de deux ans et demi ou plus. Selon l’OPIC, la modification à la loi de 2019, la désuétude des protocoles et des outils de l’OPIC et la pandémie seraient collectivement à blâmer pour ce dérapage. 

Bonne nouvelle (disons): l’OPIC serait à travailler sur ce problème, notamment en améliorant ses protocoles et ses outils internes, y compris pour s’éloigner de l’usage du papier et des télécopies. Oui, en 2020, une organisation trouve encore le moyen d’implanter ce genre d’«innovations». Parmi les améliorations, on allongerait la liste des amendements qu’on peut apporter après un appel de l’examinateur, on aurait embauché 45 nouveaux examinateurs depuis 2018, etc.

Franchement, à lire ce genre de choses, j’entends dans ma tête une réplique de Gene Kranz (le personnage d’Ed Harris) du film Apollo XIII: «Tell me this isn’t a government operation!»

L’OPIC proroge encore les échéanciers dans ses dossiers – au 3 juillet cette fois

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») désignait récemment le reste du mois de juin comme une continuation de la période de suspension de ses délais. Comme cela a été fait plusieurs fois depuis la mi-mai, l’OPIC a déclaré récemment que:

La plupart des échéances tombant entre le  et le  sont prorogées jusqu’au . Cette désignation s’ajoute aux désignations précédentes des jours de la période commençant le  et se terminant le . Cette période pourrait être prolongée.

La dernière prolongation annoncée il y a quelques semaines renvoyait le tout au 16 juin, et s’étend maintenant jusqu’au début juillet. Cela s’applique aux dossiers de droits d’auteur, de marques de commerce, de brevets d’invention et de dessins industriels.

Bon début d’été!