Archives de catégorie : Enregistrement de P.I.

Mettre sa marque au goût du jour c’est bien mais attention de trop en varier l’apparence

Publié le par

La réalité de l’usage d’une marque de commerce au fil du temps, c’est que, tôt ou tard, les entreprises veulent à peu près invariablement en modifier l’apparence. Une marque qui semble attrayante une année devient souvent vue comme désuète, ne serait-ce que quelques années plus tard. Résultat, les entreprises enregistrent leur marque et utilisent éventuellement une variation par rapport à ce qui était enregistré. Ce phénomène s’avère très fréquent.

Bien que l’exercice de mettre sa marque au goût du jour puisse s’avérer salutaire d’un point de vue de la mise en marché, ce qu’il faut savoir c’est qu’il existe un risque à ce faire. En effet, à trop modifier l’apparence d’une marque, soit d’un coup soit au fil du temps, on peut très bien éventuellement se retrouver avec une marque dont l’identité visuelle ne correspond plus à ce qu’on a originalement déposé. (Voir, par exemple les affaires : Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co. ; Robert Crean & Co. c. Dobbs & Co. et Silhouette Products Ltd. c. Prodon Industries Ltd.)

C’est le problème de la « variation » d’une marque, laquelle peut se produire, notamment, quand on redessine un logo, quand on utilise une marque en conjonction avec une autre (par exemple, l’une à côté de l’autre) ou encore quand on ajoute un élément au début ou à la fin d’une marque existante.

Au Canada, en principe il existe une obligation d’utiliser une marque telle qu’elle a été enregistrée, par exemple afin de bénéficier des avantages qu’offre l’enregistrement par rapport à l’usage en question. (Voir notamment : Canada (Registrar of Trade Marks) c. G.A. Hardie & Co. et Canadian Council of Professional Engineers c. Ing. Loro piana & c. S.P.A.).) À défaut de ce faire, on peut croire utiliser sa marque, pour réaliser trop tard, qu’en droit, ce n’était pas réellement notre marque initiale qu’on employait mais bien une autre.

Le problème de ce côté, c’est que la nouvelle variation, elle, est souvent non-enregistrée et, donc, vulnérable. Si on utilise une marque qui n’a pas été dûment déposée, on peut notamment se faire poursuivre par un tiers dont la propre marque y ressemble, etc. En effet, à défaut d’enregistrement applicable, on ne possède pas de bouclier, nous exposant alors à une responsabilité éventuelle en cas de réclamation ou de poursuite par une autre entreprise.

Inversement, on peut aussi supprimer un enregistrement si son détenteur ne peut démontrer qu’il a bel et bien récemment utilisé cette marque au Canada. Si ce qu’on a utilisé est une variation, l’enregistrement pourrait être radié à la demande d’un tiers, exposant alors l’entreprise, comme si elle n’avait pas pris la peine d’enregistrer sa marque. Ce risque est bien réel et on voit des cas où cela arrive.

Bien qu’une telle variation soit généralement à décourager, la jurisprudence canadienne la plus récente quant à cette question semble indiquer que l’important, au final, c’est d’éviter que les membres du public soient trompés et qu’ils subissent un préjudice. Si ce n’est pas le cas mais qu’on peut justifier et expliquer adéquatement la variation de la marque en question, alors les tribunaux pourront la trouver acceptable si (et seulement si!) on peut encore reconnaitre la marque originale. À défaut, si par exemple la variation a trop modifié l’identité propre de la marque originale, alors on pourrait être en présence de ce qu’on considérera comme une nouvelle marque. (À ce sujet, voir : Saccone & Speed Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks); Barbara Barbara Inc. c. Barbara S.A. ; Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd. ; et George Weston Ltd. c. Corporate Foods Ltd., etc.)

Pour pallier à ce problème, on recommande aux entreprises qui optent pour modifier leur marque d’effectuer une analyse périodique, afin de voir s’il s’avère alors judicieux (voire nécessaire) de déposer une nouvelle demande d’enregistrement.

Nouvelles règles du Bureau des marques quant aux prolongations de délais

Publié le par

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») publiait cette semaine un nouvel énoncé de pratique (visant à remplacer les précédents à ce sujet) quant aux prolongations dans les dossiers d’enregistrement de marques. En gros, croulant sous une charge de travail peut-être démesurée (pour ses moyens), l’OPIC décrète qu’à moins de «circonstances exceptionnelles», le Bureau des marques de commerce (le «BMC») n’accordera désormais plus de prolongations visant les délais de réponse aux rapports d’examen. On vous donne six mois pour répondre? Répondez, voilà tout.

Comme on s’en souviendra, jusqu’à maintenant, le BMC accordait généralement une prolongation de six mois sans poser de question, quand on la demandait. Le problème avec cette pratique un peu laxiste, c’est qu’elle a contribué au fil du temps à globalement allonger le délai moyen de traitement des dossiers de demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada. Bien que ne soit loin d’être le problème majeur auquel fait face le BMC quant aux délais de traitement des dossiers, on estime que ce nouvel énoncé de pratique en matière de prolongations s’avère néanmoins justifié. En somme, cela ne peut pas nuire, allons-y donc.

Suite à l’adoption du nouvel énoncé, ce sont donc dorénavant TOUTES les demandes de prolongation qui devront démontrer l’existence de «circonstances exceptionnelles». À défaut de réponse adéquate à un rapport d’examen, par exemple si les circonstances fournies pour demander une prolongation s’avèrent inadéquates, l’OPIC émettra un avis de défaut. Tout simplement.

Conformément à ce qui avait préalablement été publié par le BMC à ce sujet, pourront être considérées comme des circonstances exceptionnelles:

  • Nomination récente d’un autre agent de marques de commerce;
  • Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée;
  • Transfert;
  • Opposition;
  • Article 45;
  • Marque officielle;
  • Division d’une demande prévue au Protocole;
  • Limitation ou retrait de certains produits ou services d’une demande prévue au Protocole;
  • Répondre à une objection qui pourrait mener à un rejet sous l’art. 37; ou
  • Rassembler de la preuve du caractère distinctif.

D’ailleurs, l’avis applique désormais aussi la même logique aux demandes de prolongation quant à l’échéancier que donnerait le BMC à un détenteur d’enregistrement afin de classifier les produits/services associés à ce dernier conformément à l’Arrangement de Nice (i.e. en utilisation les classes internationales). À moins de circonstances exceptionnelles, aucune prolongation pour répondre ainsi ne sera accordée, ce qui pourrait inclure, par exemple, des circonstances indépendantes de la volonté du requérant telles une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue, etc.

Au passage, cet énoncé de pratique vient aussi réitérer qu’on a maintenant réalisé que les demandes de prolongation ne sont susceptibles de paiement de frais gouvernementaux (i.e. 125,00$) QUE lorsque l’échéancier dont il est question a été spécifiquement fixé par la loi ou le règlement. Ce faisant, une demande pour repousser un délai pour classifier ses produits/services requiert le paiement de frais, par exemple, mais PAS une demande de prolongation visant à repousser un délai pour répondre à un rapport d’examen, puisque prévu ni par la loi ni par le règlement d’application. Compte tenu que le dernier scénario est celui qui s’appliquera 99% du temps, c’est bon à savoir -bien qu’en pratique, l’exigence systématique de circonstances exceptionnelles devrait réduire substantiellement, à elle seule, le nombre de demandes de prolongation qui seront soumises à l’OPIC dans les dossiers de marques.

Gare aux certificats d’enregistrement (de droit d’auteur) obtenus au moment d’une réclamation

Publié le par

La Cour fédérale nous donnait récemment un jugement en droit d’auteur et discutant notamment du problème des certificats d’enregistrement obtenus juste avant ou au moment d’instiguer un tel litige. La décision en question est celle de Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 CF 314).

La société Patterned Concrete Mississauga Inc. («PCM») fabrique et vend des patios, des dalles et des éléments d’allées en béton dans le secteur résidentiel. Pour l’aider dans le cours normal de ses ventes, PCM a conçu et utilise des modèles de documents uniformisés, dont un formulaire spécifique de devis, un formulaire contractuel et un certificat de garantie limitée (collectivement, les «Oeuvres»). Lorsqu’elle apprend qu’un concurrent nommé Bomanite Toronto Ltd. («Bomanite») utilise ce qui semble être une copie de ses oeuvres, PCM intente un recours pour jugement sommaire, devant la Cour fédérale, fondé sur l’existence d’un droit d’auteur sur les oeuvres, afin d’obtenir une compensation et une injonction contre Bomanite.

Bonne nouvelle pour PCM, le tribunal lui accorde des dommages (préétablis) et l’injonction demandée, puisque la copie s’avère suffisamment claire, etc. Par contre, au début de son analyse, au moment de déterminer si on a fait la preuve adéquate de l’existence de droits d’auteur quant aux trois œuvres en question et si c’est bien PCM qui en était détentrice, les choses ont bien faillis se gâter pour la requérante.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que PCM avait fait sa réclamation à peu près au même moment qu’elle avait obtenu ses certificats d’enregistrement de droit d’auteur quant aux œuvres visées. En telles circonstances, Bomanite avait ensuite argué qu’on ne devrait pas tenir compte des certificats en question, puisque visiblement obtenu «en prévision d’un litige». Selon une interprétation donnée par certains à la jurisprudence, de tels certificats qu’on est allé chercher clairement dans le but de pouvoir mieux poursuivre tel ou tel défendeur devraient être ignorés, parce que n’ayant pas été obtenu «dans le cours normal des activités» du détenteur. Ici, devait-on pour autant faire fit des certificats d’enregistrement de PCM?

Afin de répondre par la négative à cette question, le tribunal fait remarquer qu’il est faux de dire que nos tribunaux ont réellement énoncé une règle à l’effet qu’on doit nécessairement écarter de tels certificats. Selon la C.F. dans cette affaire, la règle est plutôt à l’effet qu’en pareilles circonstances, si le défendeur présente, lui, des preuves tendant à contredire l’existence de ces droits d’auteur ou qu’ils appartiennent bien à ce requérant, alors le tribunal peut chercher à sous-peser tous ces éléments de preuve, incluant les certificats.

Or, dans le litige en question, puisque Bomanite n’a pas présenté de réelle preuve permettant de douter de l’existence ou de la propriété des droits d’auteur en question, PCM peut tout à fait bénéficier des présomptions prévues à la Loi sur le droit d’auteur dans les cas où le requérant s’est donné la peine d’obtenir et de produire des certificats d’enregistrement de ses droits d’auteur. Cela permet à la C.F. de conclure non-seulement à l’existence des droits de PCM quant aux œuvres mais aussi à la contrefaçon par Bomanite.

Au final une bonne leçon à tirer d’une décision comme celle-ci, c’est de prendre l’habitude d’enregistrer nos droits d’auteur quant aux œuvres qu’on créées, au fur et à mesure, de façon à éviter toute discussion (juridique) si jamais on finit devant les tribunaux au sujet de l’une d’elle. Pourquoi risquer que le tribunal refuse de croire à nos droits simplement parce qu’on a voulu épargner si peu d’argent?