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Temps de sortir les poubelles: finalement un mécanisme pour s’attaquer facilement aux marques officielles bidons

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Récemment, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») publiait un projet d’énoncé visant à clarifier la pratique quand on veut présenter une requête visant à faire invalider sommairement une marque officielle.

L’une des particularités du système canadien lié aux marques de commerce implique l’existence d’une créature étrange qu’on nomme les «marques officielles». Ce type très spécial de marque vise à permettre aux organismes gouvernementaux d’identifier des marques qu’ils s’arrogent, de façon à empêcher dès lors des tiers de les employer. En pratique, ces marques disposent donc d’un statut spécial et est prisé parce qu’émis par le truchement de formalités passablement plus rapides et simples qu’un enregistrement de marque ordinaire.

Le hic, c’est qu’en principe ce type d’enregistrement n’est ouvert qu’aux «autorités publiques», un concept juridique que les tribunaux ont été  amené à préciser, pour en arriver en 2002 à une définition reposant sur deux critères obligatoires pour l’entité qui tente d’en enregistrer une (et qu’applique le Bureau des marques de commerce, le «BMC»):

  • le gouvernement exerce un contrôle important sur les activités de l’entité; ET
  • les activités de l’entité servent l’intérêt public.

Par contre, depuis 20 ou 30 ans, pas mal d’organisations et même d’entreprises ont utilisé le régime des marques officielles, parfois sans droit, afin de se ménager un monopole quant à leur marque, en contournant le système normal d’enregistrement de marque de commerce. Évidemment, on pouvait toujours les amener en Cour fédéral quant on voulait faire invalider une telle fausse «marque officielle» mais cela s’avérait souvent prohibitif pour l’entreprise moyenne.

Résultat, le registre canadien comporte toujours bon nombre de ces marques officielles bidons, que personne ne s’est suffisamment acharné pour faire déclarer nulles. Pire encore, la LMC ne comporte aucune disposition posant une limite de temps aux enregistrements de marques officielles, si bien que le registre s’en encombre de plus en plus, au fur et à mesure que le BMC en octroi.

Bonne nouvelle à ce sujet, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») nous donne désormais une arme additionnelle pour faire invalider les marques officielles factices. La LMC stipule en effet maintenant qu’on peut demander au BMC de retirer telle ou telle marque officielle (du registre des marque), parce l’entité qui l’avait obtenu  n’y avait pas droit. D’ailleurs, la LMC prévoit qu’on peut aussi faire une telle demande quant l’entité visée n’existe plus mais que son enregistrement (zombie) demeure, lui, sur le registre.

En somme, cette procédure allégée permet finalement de s’attaquer aux fausses marques officielles et qui jonchent toujours le registre des marques au Canada, dans les cas où le statut d’autorité publique du titulaire (ou son existence continue) s’avère douteux.

Côté procédure, le projet d’énoncé de pratique publiée récemment par l’OPIC prévoit que le requérant doit formuler une requête énonçant un minimum d’info et en payant les frais gouvernementaux applicables, afin de déclencher le processus. Il faut alors fournir au BMC la preuve que le titulaire n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Une fois la demande reçue par le BMC et jugée fondée, on enverra au détenteur un avis, lui demandant de fournir des preuves de son (prétendu) statut d’autorité publique – à défaut, l’enregistrement sera rayé du registre. Et toc!

Bref, cet outil s’avère utile, pour les cas où l’on se butte à une marque officielle, à l’instar du recours en vertu de l’article 45 de la LMC quand on frappe une marque qu’on croit ne plus être réellement utilisée en pratique. Oui, on peut dorénavant faire tomber une marque officielle, sans avoir nécessairement besoin de procédures devant la Cour fédéral. Il était temps!

Nouvelles règles du Bureau des marques quant aux prolongations de délais

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L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») publiait cette semaine un nouvel énoncé de pratique (visant à remplacer les précédents à ce sujet) quant aux prolongations dans les dossiers d’enregistrement de marques. En gros, croulant sous une charge de travail peut-être démesurée (pour ses moyens), l’OPIC décrète qu’à moins de «circonstances exceptionnelles», le Bureau des marques de commerce (le «BMC») n’accordera désormais plus de prolongations visant les délais de réponse aux rapports d’examen. On vous donne six mois pour répondre? Répondez, voilà tout.

Comme on s’en souviendra, jusqu’à maintenant, le BMC accordait généralement une prolongation de six mois sans poser de question, quand on la demandait. Le problème avec cette pratique un peu laxiste, c’est qu’elle a contribué au fil du temps à globalement allonger le délai moyen de traitement des dossiers de demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada. Bien que ne soit loin d’être le problème majeur auquel fait face le BMC quant aux délais de traitement des dossiers, on estime que ce nouvel énoncé de pratique en matière de prolongations s’avère néanmoins justifié. En somme, cela ne peut pas nuire, allons-y donc.

Suite à l’adoption du nouvel énoncé, ce sont donc dorénavant TOUTES les demandes de prolongation qui devront démontrer l’existence de «circonstances exceptionnelles». À défaut de réponse adéquate à un rapport d’examen, par exemple si les circonstances fournies pour demander une prolongation s’avèrent inadéquates, l’OPIC émettra un avis de défaut. Tout simplement.

Conformément à ce qui avait préalablement été publié par le BMC à ce sujet, pourront être considérées comme des circonstances exceptionnelles:

  • Nomination récente d’un autre agent de marques de commerce;
  • Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée;
  • Transfert;
  • Opposition;
  • Article 45;
  • Marque officielle;
  • Division d’une demande prévue au Protocole;
  • Limitation ou retrait de certains produits ou services d’une demande prévue au Protocole;
  • Répondre à une objection qui pourrait mener à un rejet sous l’art. 37; ou
  • Rassembler de la preuve du caractère distinctif.

D’ailleurs, l’avis applique désormais aussi la même logique aux demandes de prolongation quant à l’échéancier que donnerait le BMC à un détenteur d’enregistrement afin de classifier les produits/services associés à ce dernier conformément à l’Arrangement de Nice (i.e. en utilisation les classes internationales). À moins de circonstances exceptionnelles, aucune prolongation pour répondre ainsi ne sera accordée, ce qui pourrait inclure, par exemple, des circonstances indépendantes de la volonté du requérant telles une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue, etc.

Au passage, cet énoncé de pratique vient aussi réitérer qu’on a maintenant réalisé que les demandes de prolongation ne sont susceptibles de paiement de frais gouvernementaux (i.e. 125,00$) QUE lorsque l’échéancier dont il est question a été spécifiquement fixé par la loi ou le règlement. Ce faisant, une demande pour repousser un délai pour classifier ses produits/services requiert le paiement de frais, par exemple, mais PAS une demande de prolongation visant à repousser un délai pour répondre à un rapport d’examen, puisque prévu ni par la loi ni par le règlement d’application. Compte tenu que le dernier scénario est celui qui s’appliquera 99% du temps, c’est bon à savoir -bien qu’en pratique, l’exigence systématique de circonstances exceptionnelles devrait réduire substantiellement, à elle seule, le nombre de demandes de prolongation qui seront soumises à l’OPIC dans les dossiers de marques.