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Annulation d’un enregistrement de marque de commerce obtenu de mauvaise foi: une première au Canada

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En 2019, la Loi sur les marques de commerce (la «LMC») canadienne est largement amendée, incluant en y ajoutant un certain prérequis de bonne foi de la part de ceux qui déposent des demandes d’enregistrement. Depuis, on peut contrer certains tiers qui tenteraient d’abuser du système d’enregistrement, incluant quant à des marques bien connues, par exemple. C’est grâce à ce nouveau prérequis, qu’un tribunal canadien a justement récemment annulé l’enregistrement qu’avait obtenu un individu espérant extorquer l’entreprise dont il avait piraté la marque.

La décision en question, Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c. Meng (2022 FC 743), implique une chaîne de restaurants chinoise bien connue là-bas et dont la marque avait été enregistrée par un certain M. Meng, au Canada. Le malfrat avait ensuite exigé plus d’un million de dollars en échange de «son» enregistrement à défaut il entendait les bloquer au Canada. Essuyant un refus de la part de la chaîne de restaurants visée, l’individu sans scrupule s’empresse alors de tenter de vendre «son» enregistrement, au plus offrant, sur Internet.

Eh oui, ce genre de choses peut réellement se produire, même ici!

Heureusement, la LMC contient désormais le paragraphe 18(1)(e), lequel prévoit qu’un enregistrement s’avère invalide si : «la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi». Grâce à cette nouvelle disposition, la chaîne de restaurants peut donc intenter des procédures contre M. Meng, en Cour fédérale, afin de faire annuler son enregistrement illicite sur cette base.

Au final, compte tenu de la trame de faits, le tribunal a peu de difficultés à conclure qu’on était effectivement ici dans une situation de mauvaise foi, incluant à cause des affirmations et des demandes que M. Meng avait formulé, en essayant de monnayer l’enregistrement sous le couvert de ce qui revenait ni plus ni moins qu’à des menaces.

Puisque, selon les débats parlementaires, on a ajouté le paragraphe 18(1)(e) à la LMC afin de composer avec le problème des tiers enregistrant des marques dans le seul but d’extorquer ou de bloquer des entreprises légitimes, cette affaire semblait toute indiquée pour appliquer la nouvelle prohibition à l’encontre des demandes produites de mauvaise foi.

La décision contient d’ailleurs une discussion intéressante quant à la question de savoir si la croyance réelle d’une personne à l’effet qu’elle disposait du droit d’enregistrer cette marque pourrait la sauver. À tout événement, le tribunal écarte cette possibilité ici, dont parce que M. Meng avait déposé presqu’une vingtaine d’autres demandes visant des marques notoires de restaurants. Sa mauvaise foi s’avérait donc suffisamment apparente pour qu’on puisse y conclure, sans trop de difficultés. Eh oui, clairement, le gus en question avait enregistré cette marque dans le seul but de la revendre à son vrai propriétaire -difficile d’en conclure autrement!

Cette décision nous permet donc de voir que ce nouveau paragraphe de la LMC s’avère effectivement susceptible d’application, à tout le moins dans les cas où on est face à des mécréants dont les intentions abusives font peu de doute. Pirates de marques -vous n’avez qu’à bien vous tenir! Remarquez, bien que cette décision soit encourageante, restera tout de même à voir comment la jurisprudence à venir traitera des cas où les faits, incluant quant aux motivations et à l’intention des auteurs de demandes, s’avèrent moins «caricaturaux», disons. Par exemple, en l’absence de ce qui revient à une demande d’extorsion de la part de M. Meng, le tribunal serait-il parvenu à la même conclusion?

La Cour fédérale refuse les résultats d’un sondage mené par questionnaire à l’écran

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La Cour fédérale se prononçait récemment contre une tentative de produire en preuve un sondage dans Tokai of Canada Ltd. v. Kingsford Products Company, LLC (2021 FC 782). Dans cette décision, le tribunal rejette la preuve proposée en question parce qu’inadéquate autant quant au contenu des questions que parce que le sondage  auprès de membres du public avait été mené en ligne, plutôt qu’en personne. Pour le tribunal, obtenir l’impression de consommateurs assis devant un écran n’est tout simplement pas une bonne façon de simuler comment ils percevraient une marque qu’ils croiseraient en magasin, par exemple.

La décision en question découle d’une opposition à l’enregistrement de la marque de commerce KING, en rapport notamment à des BBQ et des dispositifs permettant d’en allumer. En appel de la décision du tribunal des oppositions (devant la Cour fédérale), on voulait introduire en preuve les résultats d’un sondage effectué en ligne auprès de quelques centaines de consommateurs, relativement à la question de la confusion entre les marques en présence.

Malheureusement pour Tokai, le tribunal conclu au final que la nouvelle preuve qu’on voulait présenter s’avérait tout simplement irrecevable. Certes, ce genre de preuve (les sondages) peut parfois s’avérer utile, par exemple, pour aider le juge à trancher quant à la question de la confusion possible entre deux marques de commerce. Par contre, tous les sondages ne s’avèrent pas nécessairement recevables en preuve, ni suffisamment pertinents. Tel que souvent énoncé en jurisprudence, l’introduction d’un sondage en preuve implique de rencontrer plusieurs critères relativement strictes que le sondage en ligne effectuée ici s’avérait incapable de rencontrer.

En temps normal, à savoir quand on produit un sondage traditionnel (i.e. mené auprès de répondants interrogés en personne), l’échantillon des répondants et la nature précise des questions s’avèrent autant de raisons pour lesquelles un tribunal éventuel pourrait refuser de considérer les résultats du sondage. Aussi, même en format traditionnel, le sondage s’avère une forme de preuve périlleuse à présenter à un tribunal canadien.

Cette fois, pour ajouter à ces difficultés, Tokai choisit d’innover en tentant de produire un sondage qui a été mené en ligne, en demandant à des internautes ciblés de répondre à un questionnaire à l’écran. Du pareil au même, non? Non, justement, de dire la Cour fédérale.

Selon le tribunal, les résultats du sondage en question ne permettaient pas de parvenir à une preuve admissible. En particulier, on conclu que ce sondage spécifique ne rencontrait tout simplement pas le seuil d’admissibilité requis, puisque trop peu fiable et reflétant des questions menant à des résultats dont on pouvait certainement questionner la validité.

Pour ce qui est de sa fiabilité, le tribunal conclu ici, qu’à cause de la façon dont il avait été mené, on pouvait douter du fait que ce sondage s’il était répété parviendrait  aux mêmes résultats. En d’autres mots, l’exercice s’éloignait trop d’une expérience scientifique, à savoir ce qu’on tente habituellement d’approximer avec de tels sondages, dans le but de fournir au juge ce qui reviendrait (idéalement) à des données concrètes objectives. Ce faisant, ce sondage ne présentait pas le degré requis de fiabilité afin de s’avérer admissible en preuve.

Pire encore, pour le tribunal, les résultats de ce sondage s’avérait aussi carrément invalides, parce que le sondage ne posait pas les bonnes questions à un échantillon adéquat de répondants, de la bonne façon. Ici, il y avait donc non-seulement un problème avec le contenu du sondage mais aussi avec la façon dont l’exercice avait été mené auprès des consommateurs visés. Compte tenu de la façon de mener ce sondage, les réponses obtenues s’avéraient juridiquement invalides.

À ce sujet, le tribunal trouve aussi à redire quant à la formulation de plusieurs de questions. Ici, bien que la demande d’enregistrement visait des BBQ et des briquets pour les allumer, les questions du sondage se limitait à parler de briquets, sans même préciser de quels types de briquets on parlait, incluant si on visait des briquets ordinaires ou des briquets destinés à allumer un BBQ. Autre exemple de lacune à ce niveau, on y présentait la marque de commerce visée d’une façon qui ne reflétait pas la manière dont un consommateur la rencontrerait normalement (en pratique) dans le commerce, par exemple sur les étalages.

La nature des questions posées s’avérerait donc problématique. Ce faisant, pour le tribunal, il nous est permis de douter de la validité des réponses qui avaient été obtenues, puisqu’on avait tout simplement posé les mauvaises questions.  «Garbage in – Garbage out», de dire (en un sens) la Cour fédérale ici.

Pour ajouter à ces problèmes du contenu des questions elles-mêmes, il s’avère aussi pertinent de noter que Tokai avait mené son sondage en l’administrant par un simple questionnaire affiché à l’écran des répondants (en ligne). À cause de cette formule, le sondage ne simulait pas adéquatement la rencontre d’un produit de marque X par un consommateur, dans le cours normal des choses, lorsqu’il magasine.  

D’ailleurs, les résultat du sondage s’avéraient aussi invalides parce qu’on avait élagué parmi les résultats, avant de les comptabiliser, en retranchant des les réponses de certains répondants qu’on jugeait avoir complété trop rapidement le questionnaire. Compte tenu du critère applicable en matière de confusion de marque (lequel implique un consommateur typique pressé par le temps), le tribunal se saisit ici de la contradiction pour estimer que les résultats obtenus par ce sondage s’avéraient invalides et, donc, irrecevables. À l’inverse, d’ailleurs, le tribunal voit aussi d’un mauvais œil le fait qu’on avait permis à certains répondants de prendre plusieurs heures (voire jours) pour répondre au sondage, ce qui s’avérait problématique dans une tentative d’obtenir la « première impression » des consommateurs interrogés, nuisant ainsi aussi à la crédibilité qu’on pouvait accorder aux résultats de ce sondage. La façon de mener le sondage et le temps donné aux répondants pour répondre s’avérerait donc lui aussi un problème pour le tribunal.

En somme, sans aller jusqu’à dire que les sondage effectués en ligne ne seront jamais admissibles dans un tel dossier (tournant sur la probabilité de confusion entre deux marques), la Cour fédérale nous rappelle que le sondage demeure un type bien particulier de preuve par expert. Notamment, si on espère révéler par un sondage l’impression typique des consommateurs, encore faut-il faire l’exercice d’une façon qui puisse simuler les conditions réelles dans lesquelles un consommateur se trouverait lorsqu’il rencontre effectivement la marque en question. Si on veut simuler l’expérience d’un internaute qui magasine en ligne c’est une chose, mais parvenir à reproduire ce qui se passe quand un consommateur longe les allées d’un magasin s’avère difficile à faire en posant des questions à un internaute simplement assis devant son écran.

Comme tel, il nous est permis de conclure à la lecture de cette décision qu’il pourra généralement s’avérer difficile de mener un sondage (valable) en ligne, dans un tel dossier. Lorsque la preuve vise à éventuellement aider le juge à statuer sur la probabilité de confusion entre deux marques de commerce affichées sur les étalages de magasins, un sondage mené par un questionnaire simplement affiché à l’écran (en ligne) pourra souvent s’avérer problématique.

La Cour fédérale créé un nouveau concept de violation de droit d’auteur par «incitation»

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La Cour fédérale rendait récemment une décision (disons) innovatrice en matière de droit d’auteur. La décision en question, Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (2021 FC 832), découle de recours entrepris par des requérants contre trois entreprises et un individu produisant et vendant au Canada un type d’appareil surnommé « set-top box » en anglais (une «STB»). En gros, une STB c’est un boîtier (un décodeur) agissant comme adaptateur et permettant de recevoir des données (i.e. du contenu) d’Internet, puis de l’afficher sur un téléviseur. Ce type de produit est mis en marché au Canada par diverses sources, dont un groupe de sociétés et d’individus comprenant notamment la société L3D Distributing inc. (les «Défendeurs»).

Pour faire une petite historique rapide à ce sujet, en 2016, un groupe de sociétés de télécommunications et de médias canadiennes, incluant notamment Bell et Vidéotron (les «Requérants»), se regroupent afin de tenter de contrer la vente libre, au Canada, de STB. Ces produits sont une menaces pour eux parce que rendant le pirate trop trop facile, même pour monsieur madame tout le monde sans expertise particulière. Après avoir acheté une STB, on peut y installer un ajout logiciel (gratuit) qui nous ouvre alors les portes de répertoires complets d’émissions et des films piratés (du «Contenu piraté»).

Voulant arrêter l’hémorragie, Bell et compagnie poursuivent ces défendeurs, en espérant faire disparaitre leurs STB du marché, source non-négligeable de piratages de contenu par le public canadien, semble-t-il.

Précisons à ce sujet, qu’il faut bien dire que ces Défendeurs fournissent non-seulement l’outil requis pour visionner ce type de contenu illicite (leurs STB), mais ils le(s) mettent en marché et les annoncent, en mettant l’emphase sur la façon dont ces bidules peuvent aisément être modifiés après l’achat, par des ajouts logiciels (disponibles gratuitement), afin d’obtenir l’accès à du Contenu piraté. En sommes, le but (essentiellement avoué) des STB est de permettre aux consommateurs de contourner le système établi de distribution légale de contenu, en leur permettant d’aisément obtenir du Contenu piraté gratuitement. Bref, c’est le genre de chose qui semble illégal, mais qui en droit n’est pas clairement illégal – comme tel. On peut voir pourquoi les activités de ces entreprises peu scrupuleuses avaient de quoi turlupiner des sociétés comme Bell, Vidéotron et TVA.

Suite aux procédures intentées en Cour fédérale contre ces Défendeurs, après plusieurs années, les requérants parviennent éventuellement à obtenir une décision ex parte, par défaut, concluant à de la contrefaçon. C’est la décision de la Cour fédérale publiée récemment et dont je veux parler aujourd’hui.

Ce que cette décision récente a d’intéressant pour nous tient, selon moi, surtout à deux choses :

La première, c’est que le juge accepte de statuer que les Défendeurs ont, par leurs activités, fait l’équivalent d’offrir du Contenu piraté par Internet -essentiellement. Selon lui (à la suggestion des Requérants, évidemment), on peut conclure que ces mécréants ont piraté du contenu, par leurs agissements en rapport avec leurs STB. Certes, ils n’ont pas copié, ni téléchargé, ni quel qu’autre acte directe réel, mais en droit on peut, grosso modo disons, conclure que c’est pareil. C’est tout comme de la contrefaçon et concluons donc à de la contrefaçon carrément, pourquoi pas? Hmmm, pas sûr que je sois d’accord mais bon, passons.

La seconde chose intéressante ici, et c’est ce qu’il faut souligner, c’est que le jugement accepte aussi de s’aventurer en terrain inconnu en important en droit d’auteur canadien le concept bien connu en droit des brevets d’invention, à l’effet qu’on peut considérer un défendeur comme ayant violé des droits simplement parce qu’il a «incité» un tiers à les violer. ÇA, c’est une réelle nouveauté en droit d’auteur canadien.

Pour le tribunal, non-seulement devait-on considérer que l’offre et la vente des STB par ces mécréants s’avérait un problème en droit, mais le simple fait d’influer sur les acheteurs afin de les encourager à installer et utiliser des ajouts logiciels (pour obtenir du Contenu piraté) s’avérait aussi juridiquement repréhensible. Le tribunal créé donc tout de go l’« incitation » comme concept de faute en matière de droit d’auteur. En mettant leurs STB en marché et en expliquant trop clairement aux consommateurs à quel point il était facile d’acheter leur bidule puis de télécharger et installer des « add-ons » donnant accès à du contenu piraté, les Défendeurs ont donc traversé une ligne invisible. Surprise!

Fait intéressant, à ce sujet, le tribunal ne se formalise pas trop du fait que rien dans la Loi sur le droit d’auteur ne prévoit que la simple incitation est un problème. Pour le juge, ici, le fait que la common law, prévoit l’incitation comme une faute possible nous permet de l’importer en droit d’auteur. Étrange, compte tenu que la jurisprudence dit depuis longtemps que le droit d’auteur et le droit commun sont des créatures différentes -mais bon. À tout événement, semblerait que l’incitation à pirater du contenu soit désormais prohibée au Canada. Qu’on se le tienne pour dit. Remarquez bien, puisqu’en présence de procédures menant à un jugement par défaut, le juge ici n’avait pas le bénéfice d’un défendeur qui se défend en soumettant des arguments contraires, etc. Ça vaut donc bien ce que ça vaut. Cela dit, la décision existe dorénavant et, à moins d’aller en appel, pourrait ensuite être suivie et/ou imitée dans d’autres décisions ultérieures.