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Eh non, la classification de Nice n’est pas ce qui compte en évaluant la confusion entre deux marques de commerce

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Je tombais récemment sur une décision qui m’avait échappé l’an dernier : Obsidian Group Inc. c. Canada (Procureur général) (2020 CF 586) laquelle vient notamment confirmer qu’en matière de marques de commerce, au Canada, la classification de Nice (de produits et services) ne s’avère pas déterminante dans l’analyse de la confusion entre deux marques en présence. Eh oui, la classe dans laquelle ont été placés les produits ou services en association avec telle ou telle marque n’est tout simplement pas ce qui importe, du moins au moment d’évaluer le risque de confusion.

Comme on s’en souviendra, le Canada exige dorénavant que les demandes d’enregistrement de marques de commerce, au Canada, placent chacun des types de produits/services visés dans l’une des 45 classes de la classification créée par l’Arrangement de Nice, un traité auquel le Canada adhérait il y a deux ans. Depuis, toutes les nouvelles demandes doivent utiliser cette classification, les enregistrements existants étant en phase d’être aussi modifiés afin de l’utiliser. Cela dit, la jurisprudence vient s’harmoniser à celle de nombreux États étrangers, en minimisant l’importance réelle qu’a cette fameuse classification.

À ce sujet, ce qu’il faut comprendre, c’est que le paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’afin d’établir l’existence de confusion possible, la règle est la suivante:

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Ainsi, bien qu’on puisse être tenté de ramener l’analyse de confusion à un exercice purement mécanique (de comparaison des classes de produits et services en présence), la Cour fédérale vient clairement rappeler dans cette décision que, comme c’est habituellement le cas à l’étranger, ce n’est pas la classe qui prime, du moins quand vient le temps de déterminer si deux marques portent à confusion l’une avec l’autre. Comme cela a toujours été le cas, c’est bien sur la liste des produits et services qu’il faut tabler, plutôt que de tenter d’accorder trop d’importance à la classe de Nice dans laquelle ils peuvent être insérés. Pour la Cour fédérale: « (…) ces classifications de Nice ne constituent pas des éléments fiables ou probants qui permettent d’établir l’existence d’une similitude ou de différences entre les produits et les services, et ce, même si elle en tenait compte.»

Ainsi, bien que la classification puisse s’avérer utile à certaines fins, le raisonnement du Bureau des marques, de la Commission des oppositions ou d’un tribunal ne devrait pas généralement se limiter à conclure qu’il existe ou n’existe pas de risque de confusion en se basant simplement sur les classes couvertes par les enregistrements de marques en présence.

L’important, c’est la liste des produits et services spécifiques qu’on couvre, pas le chiffre de la classe. Par exemple, bien que tous deux soient placés dans la classe 35, on peut aisément comprendre que des services de recrutement de personnel, d’une part, et des services de vente au détail de vêtements, d’autre part, ne se prêteraient pas aisément à de la confusion entre deux marques.

Les auditions devant la Commission des oppositions désormais par visios

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Pendant que la pandémie continue de changer les mœurs, même la Commission des oppositions de marques de commerce (la «COMC») se met à la page. La COMC annonçait en effet récemment que, suite à un test concluant dans certains dossiers précis depuis un an, les auditions quant aux oppositions se tiendraient désormais en visioconférence (visio), donc en mode virtuel, plutôt qu’en personne comme cela s’est toujours fait.

Le changement affectera d’ailleurs non seulement les dossiers d’opposition de marques de commerce, mais aussi ceux qui concernent une procédure en vertu de l’article 45 (lié au défaut d’utiliser une marque au Canada).

Pour ces deux types de dossiers, ce sera à tout le moins la règle par défaut, alors que les parties pourront toujours opter pour une audience en personne. Compte tenu de la différence de prix pour le client, je vous dirais que j’imagine mal d’opter pour la bonne vieille méthode. Les parties dans ces types de dossiers sont d’ailleurs encouragées à aussi tenir les contre-interrogatoires par visio, quand ceux-ci s’imposent après le dépôt d’un témoignage sous forme de déclaration assermentée.

Eh oui, même le Bureau des marques de commerce (le «BDM») se voit forcé de mettre ses façons de faire à jour – c’est bien pour dire. Personnellement, après avoir constaté l’immobilisme du BDM depuis 20 ans (il faut encore le contacter par télécopieur, en 2021!), je n’ai jamais cru qu’on se rendrait là. Eh ben, tant mieux!

Le contre-interro en oppisition de marque par vidéoconférence désormais la norme au Canada

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L’IPIC nous avisait hier que la Commission des oppositions des marques de commerce (la «COMC») a finalement mis ses pratiques à jour afin de dorénavant tabler sur la vidéoconférence (les visios), au moins un peu. Incroyable, mais vrai: l’OPIC arrive en 2020 – en novembre, remarquez bien, mais quand même!

La nouvelle Pratique concernant la procédure d’opposition en matière de marque de commerce vient modifier comment les contre-interrogatoires doivent généralement se tenir, autant dans les dossiers d’opposition que dans les dossiers de procédure de radiation prévue à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la «LMC»). Dorénavant, cela se fait généralement par vidéoconférence (visio), plutôt qu’en personne. Pensez-vous? Bon, ça aurait été possible de le faire en 2015, disons, mais au moins, on y est arrivé.

À noter qu’étant donné ce changement, le jalon prolongation de délai pour les contre-interrogatoires est désormais réduit à deux (2) mois (moitié de la durée de ce jalon auparavant), puisqu’organiser une visio s’avère pas mal moins complexe qu’une rencontre en personne. En plus, une fois la pandémie terminée, une demande de prolongation pour permettre un contre-interrogatoire ne sera désormais plus considérée comme une circonstance exceptionnelle.

Il s’agit là d’un effort additionnel de l’OPIC pour notamment tenter de ramener la durée moyenne d’un enregistrement de marque à quelque chose de plus raisonnable. Ce n’est pas par cette seule mesure qu’on y parviendra, mais c’est sans nul doute un pas dans la bonne direction! Restera maintenant à faire que les auditions (en fin de dossier d’opposition, par ex.) puissent aussi se faire aussi à distance.