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Contrefaçon de la marque SUBWAY par BUDWAY en rapport à du cannabis

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La Cour fédérale nous donnait dernièrement une bonne décision en matière de contrefaçon de marque de commerce, dans sa décision Subway IP LLC c. Budway, Cannabis & Wellness Store (2021 FC 583).

La trame de fait de base derrière cette décision n’est pas sans rappeler une blague récurrente dans le sitcom How I Met Your Mother, une série dans laquelle les scénaristes avaient contourné la censure, à répétition, en remplaçant les joints à être fumés à l’écran par des sandwichs de type sous-marins. Le personnage pouvait donc figurer à l’écran en train de manger un sandwich, que le contexte nous permettait clairement de comprendre représentait en réalité une cigarette de marijuana.

Sans doute inspiré par cette série et peut-être (qui sait?) des élans de créativité nourris de la consommation de leurs produits, des entrepreneurs ont eu l’idée, il y a quelques années, de démarrer leur propre boutique de produits liés à la marijuana, qu’ils ont alors nommé «BUDWAY». Ce nom s’avérerait évidemment un clin d’œil à la chaine de restos SUBWAY, largement présente au Canada, par ce qui revenait à une sorte de parodie douteuse.

Pour vous donner une idée du degré de proximité des marques en présence, voici une comparaison permettant de voir un logo adoptant une forme géométrique similaire, un lettrage similaire, en plus d’inclure aussi les flèches complétant certaines des lettres, le tout donnant un rendu très près de l’original (en plus de reprendre la couleur vert largement utilisée dans le branding de SUBWAY):

Comme vous vous en douterez, en le découvrant, le géant SUBWAY n’entend pas à rire, malgré le sens de l’humour dont font preuve les fondateurs du magasin Budway. Pour Subway, bien qu’issus de domaines d’affaires bien distincts, on a ici dépassé une ligne justifiant le dépôt de procédures en Cour fédérale. C’est ainsi qu’on obtient éventuellement le jugement publié le 10 juin dernier, dans lequel Subway parvient à écraser son adversaire en se fondant sur la propriété de sa marque phare.

En passant, si vous vous demandez ce que la marijuana a à faire avec des sandwichs (au-delà de la référence à How I Met Your Mother), ici :

  • les deux marques couvraient aussi de la vente de biscuits;
  • Budway avait choisit d’adopter (sur les réseaux sociaux) une mascotte promotionnelle représentée par un personnage en forme de sandwich; etc.

Au final, on parvient donc à démontrer sans trop de problème le risque de confusion entre les marques en présence. Peu importe qu’on compare essentiellement des sandwich à du cannabis, au final on trouve suffisamment d’éléments spécifiques justifiant de conclure à de la contrefaçon de la marque SUBWAY, en octroyant alors une injonction, en accordant des dommages et en obligeant la défenderesse à payer une partie des frais de Subway, etc.  Bref, la marque BUDWAY portait préjudice à la marque (jugée) très distinctive SUBWAY (et son logo) et doit donc disparaitre.

D’ailleurs, le tribunal ici donne aussi droit à la réclamation en dépréciation d’achalandage, en concluant que l’usage de  BUDWAY s’avérait susceptible de diluer la marque SUBWAY. À ce sujet, cette décision représente la plus récente d’une dizaine de décision où la Cour fédérale a accordé un recours en dépréciation d’achalandage quant à une marque, un type de recours qui fonctionnait rarement auparavant. Je suppose que cette décision nous sert aussi un autre rappel que bien que la parodie ou la satire soit parfois permis en droit d’auteur, le régime des marques s’avère une toute autre affaire -évidemment.

Décision de marque quant au pain HOSTESS: contrefaçon oui, mais sans responsabilité du dirigeant clé

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La Cour fédérale rendait récemment une décision digne de mention en matière de contrefaçon de propriété intellectuelle, par son jugement Boulangerie Vachon Inc. v. Racioppo (2021 FC 308). Bien que la décision traite de confusion de marque de commerce, dans une trame de faits banale liée à de la confusion, le tribunal traite au passage de la possibilité de responsabilité personnelle d’un individu derrière les sociétés défenderesses.

Cette décision implique la société québécoise productrice des petits gâteaux Vachon (détentrice de la marque HOSTESS), laquelle était aux prises avec deux autres sociétés ayant distribué du pain au Canada sous essentiellement la même marque de commerce, de 2016 à 2019. Puisque Vachon avait éventuellement retiré le pain des types de produits couverts par ses enregistrements de marque, les défenderesses prétendaient que l’utilisation de la marque visée quant à du pain leur était désormais permise.

Comme on s’en doutera, le tribunal n’a pas beaucoup de difficulté à conclure ici à la probabilité de confusion, compte tenu de la quasi-identité des marques en présence et la proximité du pain et du gâteau dans le marché. Au passage, le tribunal refuse de voir dans le retrait du pain des enregistrements de Vachon un problème qui l’empêche d’arguer la confusion probable entre les marques en présence. HOSTESS pour des gâteaux/pâtisseries, etc. ou HOSTESS pour du pain -il faut avouer qu’on est pas en présence d’un argument qui s’avérait très difficile à faire. On conclu donc à la contrefaçon de la marque, en octroyant 10000$ en dommages (nominaux), en plus d’injonctions. Rien de bien surprenant à date, si ce n’est que, pour une fois, le tribunal donne aussi droit à la réclamation de dépréciation d’achalandage.

Ce qui s’avère plus intéressant quant à cette décision touche la tentative de la requérante d’obtenir la condamnation non-seulement des sociétés défenderesses mais aussi celle du fondateur M. Silvano Racioppo. Selon la requérante, cet individu se cachait essentiellement derrière les sociétés défenderesses, justifiant de le condamner personnellement. Pour elle, en effet, cet individu s’avérait si central à la direction des sociétés défenderesses qu’on peut le considérer comme le réel responsable des gestes de contrefaçon qu’il avait autorisé délibérément et en toute connaissance de cause.

Idée intéressante mais pas si vite de dire le tribunal dans sa décision. Malgré l’implication de M. Racioppo dans certaines discussions avec la requérante et son rôle de fondateur et de dirigeant des sociétés défenderesses, la Cour fédérale se refuse à le tenir personnellement responsable dans le dossier de contrefaçon. Ses société si, lui non.

Pour ce faire, le tribunal se réfère à la jurisprudence en matière de responsabilité personnelle dans les dossiers de P.I., incluant Louis Vuitton Malletier SA c. Singga Enterprises (Canada) Inc. et Mentmore Manufacturing Co Ltd c. National Merchandising Manufacturing Co Inc. Essentiellement, ces décisions sont venues reconnaitre qu’un individu pouvait dépasser les bornes (en se rendant personnellement responsable) s’il posait des gestes propres dépassant ceux de l’entreprise. Pour différencier les deux cas de figure, la jurisprudence exige une analyse visant à déterminer si les gestes de l’individus avaient un objectif dépassant ce qu’on peut considérer comme simplement mener les affaires de l’entreprise. Ainsi, si les circonstances impliquaient que l’individu avait adopté un comportement délibéré en sachant bien qu’on risquait d’empiéter sur la P.I. d’autrui. Si c’est le cas, alors on peut conclure que l’individu s’avérait responsable, à défaut non.

Ici, ce qui avait été mis en preuve par Vachon reposait essentiellement sur l’implication de l’individu en question à titre de fondateur, d’actionnaire, de dirigeant et d’administrateur, sans vraiment plus. Certes était-il l’individu clé derrière les sociétés défenderesses mais la jurisprudence (incluant Normart Management Ltd c. West Hill Redevelopment Co Ltd) ne permet pas de conclure pour autant à sa responsabilité personnelle. En l’absence de quelque preuve que l’individu s’était incorporé pour échapper à une responsabilité personnelle (au-delà du schème normal) ou d’indications qu’il s’agissait d’une manœuvre visant à éviter d’être tenu responsable pour un tord spécifique qu’il causerait à autrui, ce genre de cas de justifie pas de percer le voile corporatif.

Pour la Cour fédérale dans sa décision quant à la marque HOSTESS, malgré la prétention de Vachon à l’effet contraire, même un cas pareil de contrefaçon relativement évidente ne justifie pas de conclure à la responsabilité personnelle d’un dirigeant clé. Ici d’ailleurs, le tribunal donne le bénéfice du doute à M. Racioppo qui semblait avoir erronément cru que l’absence de pain dans les enregistrements de marques permettait d’utiliser la marque à cette fin par ses propres entreprises. Ce faisant, le tribunal se refuse à le condamner personnellement.

La conclusion à ce sujet semble donc s’avérer qu’avant de pouvoir espérer retenir la responsabilité d’un individu pour de la contrefaçon de P.I., on devra disposer de preuve directe de comportements répréhensibles et/ou délibérés posés autrement que dans les cadre d’activités légitimes d’une entreprise.

Réutilisation d’extraits vidéo dans des pubs jugée un usage équitable, puisque visant à critiquer un politicien

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La Cour fédérale nous donnait récemment une décision digne de mention en matière de droit d’auteur, avec le jugement Société Radio-Canada c. Parti Conservateur du Canada (2021 FC 425). Cette décision nous donne de rares précisions quant à la façon d’interpréter et d’appliquer, en droit canadien, l’exception d’usage équitable lié à une critique.

Comme on s’en souviendra, la Loi sur le droit d’auteur contient une série d’exceptions permettant à tous et chacun d’utiliser sans permission des œuvres à certaines fins précises qu’énumère la Loi dans sa section «Utilisation équitable». L’une de ces exceptions (prévue à l’art. 29.1 de la Loi) a trait à l’utilisation d’œuvres à des fins de «Critique et compte rendu», une exception précise qu’est venu interpréter la récente décision Radio-Canada.

Cette exception spécifique était au centre d’une poursuite contre le Parti Conservateur du Canada par la société Radio-Canada, dont des extraits d’émissions avaient été repris dans certaines publicité diffusées en 2019 -évidemment sans permission. Selon le PCC, puisque les publicités électorales en question avaient essentiellement pour but de critiquer le Premier-Ministre, l’usage des extraits en question constituait de l’utilisation équitable en vertu des dispositions de la Loi.

Ici, contrairement à la trame de faits habituelle dans le cadre de laquelle l’exception de critique ou de compte-rendu est invoquée, la publication contenait les extraits en question n’avait pas trait à l’œuvre originale. Le but des publicités du PCC n’était pas de critiquer les émissions de Radio-Canada, c’était plutôt de critiquer un individu montré et entendu dans ces émissions, alors qu’il prenait la parole lors d’un débat public. En telle circonstances, peut-on réellement prétendre à l’application de l’exception protégeant les utilisations de matériel à des fins de Critique et compte rendu?

Selon la Cour fédérale, à voir les publicités en question du PCC, il est clair que le but ici visait clairement et littéralement à critiquer le Premier-ministre et sa façon de composer, au fil du temps, avec plusieurs dossiers auxquels il a été confronté pendant son mandat. Ce faisant, compte tenu des enseignements de la Cour suprême qu’on ne devrait pas interpréter les droits d’utilisation équitable que confère la Loi aux Canadiens d’une façon restrictive, il peut conclure à un usage équitable des segments vidéos en question. Peu importe qu’on soit en présence de publicités, puisque le but réel était visiblement de critiquer un individu et ses idées exprimées dans les segments vidéos en question, on peut conclure que la reproduction des séquences vidéos en question tombait bien sous le coup de l’exception de critique et compte rendu.

À ce sujet, la C.F. précise que l’exception de critique devrait s’étendre non-seulement à l’œuvre qu’on a reproduit mais aussi aux idées, aux valeurs et à tout ce qui est exprimé ou véhiculé dans une œuvre. Ici, comme les séquences vidéos contenaient des expressions des idées du Premier-Ministre lors de débats, la fait de republier ces extraits d’émissions télédiffusées originalement par Radio-Canada pouvait s’avérer protégé comme ayant pour but de critiquer.

Le C.F. écarte ainsi ce que plusieurs assumaient être l’interprétation correcte de l’art 29.1 de la Loi, à savoir que quand on parle d’usage équitable à des fins de critique, c’est seulement d’une critique de l’oeuvre dont il est question. Eh bien non de dire le tribunal -rien dans la Loi ne dit que la critique doit se limiter à l’œuvre reproduite pour être protégée comme de l’usage équitable, l’article parlant simplement de «aux fins de critique ou de compte rendu». À lire l’article, il faut bien avouer que le tribunal n’a pas tord ici, c’est effectivement ce dit l’article, pas de doute.

Cette décision s’inscrit dans une tendance graduelle du droit d’auteur canadien telle qu’appliqué par nos tribunaux et qui élargissent progressivement ce qui peut être couvert par le concept d’usage équitable.