Archives de catégorie : Marques de commerce

Décision de marque quant au pain HOSTESS: contrefaçon oui, mais sans responsabilité du dirigeant clé

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La Cour fédérale rendait récemment une décision digne de mention en matière de contrefaçon de propriété intellectuelle, par son jugement Boulangerie Vachon Inc. v. Racioppo (2021 FC 308). Bien que la décision traite de confusion de marque de commerce, dans une trame de faits banale liée à de la confusion, le tribunal traite au passage de la possibilité de responsabilité personnelle d’un individu derrière les sociétés défenderesses.

Cette décision implique la société québécoise productrice des petits gâteaux Vachon (détentrice de la marque HOSTESS), laquelle était aux prises avec deux autres sociétés ayant distribué du pain au Canada sous essentiellement la même marque de commerce, de 2016 à 2019. Puisque Vachon avait éventuellement retiré le pain des types de produits couverts par ses enregistrements de marque, les défenderesses prétendaient que l’utilisation de la marque visée quant à du pain leur était désormais permise.

Comme on s’en doutera, le tribunal n’a pas beaucoup de difficulté à conclure ici à la probabilité de confusion, compte tenu de la quasi-identité des marques en présence et la proximité du pain et du gâteau dans le marché. Au passage, le tribunal refuse de voir dans le retrait du pain des enregistrements de Vachon un problème qui l’empêche d’arguer la confusion probable entre les marques en présence. HOSTESS pour des gâteaux/pâtisseries, etc. ou HOSTESS pour du pain -il faut avouer qu’on est pas en présence d’un argument qui s’avérait très difficile à faire. On conclu donc à la contrefaçon de la marque, en octroyant 10000$ en dommages (nominaux), en plus d’injonctions. Rien de bien surprenant à date, si ce n’est que, pour une fois, le tribunal donne aussi droit à la réclamation de dépréciation d’achalandage.

Ce qui s’avère plus intéressant quant à cette décision touche la tentative de la requérante d’obtenir la condamnation non-seulement des sociétés défenderesses mais aussi celle du fondateur M. Silvano Racioppo. Selon la requérante, cet individu se cachait essentiellement derrière les sociétés défenderesses, justifiant de le condamner personnellement. Pour elle, en effet, cet individu s’avérait si central à la direction des sociétés défenderesses qu’on peut le considérer comme le réel responsable des gestes de contrefaçon qu’il avait autorisé délibérément et en toute connaissance de cause.

Idée intéressante mais pas si vite de dire le tribunal dans sa décision. Malgré l’implication de M. Racioppo dans certaines discussions avec la requérante et son rôle de fondateur et de dirigeant des sociétés défenderesses, la Cour fédérale se refuse à le tenir personnellement responsable dans le dossier de contrefaçon. Ses société si, lui non.

Pour ce faire, le tribunal se réfère à la jurisprudence en matière de responsabilité personnelle dans les dossiers de P.I., incluant Louis Vuitton Malletier SA c. Singga Enterprises (Canada) Inc. et Mentmore Manufacturing Co Ltd c. National Merchandising Manufacturing Co Inc. Essentiellement, ces décisions sont venues reconnaitre qu’un individu pouvait dépasser les bornes (en se rendant personnellement responsable) s’il posait des gestes propres dépassant ceux de l’entreprise. Pour différencier les deux cas de figure, la jurisprudence exige une analyse visant à déterminer si les gestes de l’individus avaient un objectif dépassant ce qu’on peut considérer comme simplement mener les affaires de l’entreprise. Ainsi, si les circonstances impliquaient que l’individu avait adopté un comportement délibéré en sachant bien qu’on risquait d’empiéter sur la P.I. d’autrui. Si c’est le cas, alors on peut conclure que l’individu s’avérait responsable, à défaut non.

Ici, ce qui avait été mis en preuve par Vachon reposait essentiellement sur l’implication de l’individu en question à titre de fondateur, d’actionnaire, de dirigeant et d’administrateur, sans vraiment plus. Certes était-il l’individu clé derrière les sociétés défenderesses mais la jurisprudence (incluant Normart Management Ltd c. West Hill Redevelopment Co Ltd) ne permet pas de conclure pour autant à sa responsabilité personnelle. En l’absence de quelque preuve que l’individu s’était incorporé pour échapper à une responsabilité personnelle (au-delà du schème normal) ou d’indications qu’il s’agissait d’une manœuvre visant à éviter d’être tenu responsable pour un tord spécifique qu’il causerait à autrui, ce genre de cas de justifie pas de percer le voile corporatif.

Pour la Cour fédérale dans sa décision quant à la marque HOSTESS, malgré la prétention de Vachon à l’effet contraire, même un cas pareil de contrefaçon relativement évidente ne justifie pas de conclure à la responsabilité personnelle d’un dirigeant clé. Ici d’ailleurs, le tribunal donne le bénéfice du doute à M. Racioppo qui semblait avoir erronément cru que l’absence de pain dans les enregistrements de marques permettait d’utiliser la marque à cette fin par ses propres entreprises. Ce faisant, le tribunal se refuse à le condamner personnellement.

La conclusion à ce sujet semble donc s’avérer qu’avant de pouvoir espérer retenir la responsabilité d’un individu pour de la contrefaçon de P.I., on devra disposer de preuve directe de comportements répréhensibles et/ou délibérés posés autrement que dans les cadre d’activités légitimes d’une entreprise.

Le Québec veut resserrer les règles quant aux marques en anglais ou d’autres langues

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Le gouvernement du Québec déposait il y a quelques semaines un projet de loi visant à favoriser la protection de la langue française dans la province. Le projet de loi 96 vise à moderniser le traitement du français dans diverses lois, dont (et principalement) dans la Charte de la langue française. Le but ici est d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français, la «langue commune de la nation québécoise».

Chose intéressante côté P.I., la nouvelle mouture de la Charte fermerait la porte de sortie qui demeurait dans la Charte quant aux marques de commerce qui sont présentées dans une langue autre que le français. Depuis 1977, les entreprises conservaient en effet en principe le droit d’afficher toute marque dans une langue autre, les marques dépassant en quelque sortes ce que pouvait régir la loi québécoise, dont sa Charte. Ce faisant, les entreprises ont éventuellement compris le truc en utilisant des noms et des mots en anglais dans leurs marques affichées au Québec, au grand déplaisir de l’OQLF.

Visant visiblement à fermer cette porte aussi fort que le Québec le peut, le projet de loi 96 viendrait modifier la définition d’une marque de commerce dans la Charte, afin de préciser qu’on ne considérera dorénavant comme telle que les marques ENREGISTRÉES (déposée, selon le vocabulaire de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada). Ce faisant, toutes les marques présentées dans d’autres langues sans pour autant être enregistrées deviendront persona non grata au Québec, exposant les entreprises qui les utilisent à des sanctions éventuelles.

Si on met de côté le problème juridique de la compétence d’une province à imposer une telle restriction, les entreprises dont la marque est essentiellement tirée d’une langue autre que le français ont tout avantage à prendre les devants et à déposer leur marque de commerce. Heureusement, ce processus ne s’avère pas très coûteux ici, à comparer de nombreuses autres juridictions.

D’ailleurs, il semble aussi pertinent de préciser que le projet de loi 96 implique de plus une modification importante des règles en matière d’affichage et d’enseignes de magasins, par exemple. Dorénavant, en effet, le critère à appliquer pour juger de ce qui s’avère acceptable tablerait sur la présence  « nettement prédominante » du français dans l’affichage en question. Cette modification s’avère susceptible de changer substantiellement la donne quant à ce qui s’avère permis au Québec, en matière d’affichage.

Le projet de loi 96 est actuellement à être débattu. Les dispositions concernant les marques de commerce, elles, entreraient en vigueur trois (3) ans après l’adoption éventuelle de la loi.

L’OPIC accélérera son traitement des demandes de dépôt de marque au Canada – il était temps!

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Bonne nouvelle issue de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») cette semaine, alors qu’on lance plusieurs initiatives visant à réduire le temps requis pour traiter les demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada.

Sérieusement, le gouvernement fédéral a récemment redéfini le sens de l’expression anglaise «At the speed of government» (à la vitesse du gouvernement, si vous préférez). Côté P.I. et marques de commerce en particulier, la lenteur du système canadien atteint des sommets, sans doute en partie à cause de la pandémie, d’accord,  mais la réalité est que le Bureau des marques manque d’effectifs*.

Lueur d’espoir de ce côté, l’OPIC annonçait cette semaine des «Mesures afin d’améliorer la rapidité d’exécution à l’examen» qu’elle entend appliquer dorénavant dans les dossiers de marques de commerce. En gros, confronté à des délais dans ses dossiers qui atteignent des retards devenus endémiques, le Bureau des marques modifiera ses façons de faire, à savoir :

  • Faire moins de suggestions quant aux produits ou services qui seraient jugés acceptables (quand on s’oppose à la description utilisée dans une demande qui a été déposée);
  • Examiner plus rapidement (en priorité aux autres) les demandes comportant une liste de produits et de services sélectionnés à partir de la liste préapprouvée (suis surpris qu’on n’ait pas déjà pensé à celle-là, franchement);
  • Autoriser les examinateurs à ne devoir défendre un motif particulier de refus qu’une seule fois quand on débat avec le requérant en refusant sa demande, ce qui devrait permettre de réduire le nombre de rapports d’examen nécessaires avant de rejeter une demande typique, compte tenu de l’habitude de certains agents de s’entêter quand l’examinateur refuse un argument.

Compte tenu de ces changements, on a avantage dorénavant à répondre à chaque rapport d’examen avec les meilleurs arguments et les meilleurs éléments à notre disposition. À défaut, on pourrait réaliser trop tard que l’examinateur refusera de nous écouter et rejette carrément la demande, nous forçant alors à faire appel ou à déposer une nouvelle demande.

L’OPIC adoptait aussi cette semaine un nouvel énoncé de pratique intitulé Requêtes d’accélération de l’examen, lequel met sur pied un nouveau programme destiné à accélérer le processus d’examen d’une partie des demandes de dépôt de marques de commerce. L’idée : faire mieux que le délai typique actuel de 18 à 24 mois pour faire une première analyse d’une nouvelle demande d’enregistrement de marque – du moins dans CERTAINS cas.

Bonne nouvelle, on pourra désormais désigner notre demande comme prioritaire (c.-à-d. à traiter en accéléré) en déposant une simple requête accompagnée d’une déclaration assermentée, sans devoir payer de frais additionnels. Pourvu que les biens et services soient pigés dans la liste appliquée par l’OPIC, la demande pourrait être accélérée.

Par contre, cela est loin de s’appliquer à tous, car les nouvelles demandes que les requérants pourront présenter comme «prioritaires» en vertu de ce programme d’accélération seront limitées à celles qui correspondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

  • On nécessite un enregistrement rapide afin d’éviter d’être lourdement désavantagé dans notre mise en marché de produits/services en ligne;
  • Le détenteur de la marque est actuellement aux prises avec un problème réel de biens piratés à la frontière canadienne;
  • La marque fait actuellement l’objet d’un litige (judiciarisé) canadien; ou
  • L’enregistrement canadien s’avérera nécessaire à l’étranger afin de pouvoir conserver une date de priorité en vertu d’un traité international.

À noter que ce que ce type de requête doit être présentée, séparément de la demande (logiquement), en l’adressant avec la déclaration assermentée (par la poste ou par télécopieur – oui, je sais!) à :

Il sera intéressant de voir comment les requérants et leurs agents peuvent commencer de tenter d’utiliser ces exceptions et dans quelle mesure ce nouveau programme fonctionnera réellement. C’est à suivre.

Pour terminer ce billet sur une autre note positive, je vous confierais aussi avoir reçu un appel convivial d’une examinatrice de dossier de marque, cette semaine, ce qui augure bien. Son appel portait sur une bonne nouvelle à m’annoncer dans un dossier jusqu’ici bloqué, en me demandant, au passage, d’apporter certaines modifications mineures à la demande en question. Elle avait le loisir de faire préparer une lettre qui m’aurait été communiquée par la poste (oui, je sais), mais elle a plutôt choisi, dans un désir d’efficacité, de me téléphoner, retranchant probablement quelque chose comme 4 à 6 semaines au traitement de la demande.

Il n’y a donc pas que des mauvaises nouvelles; l’espoir demeure!

* Mon impression : les délais typiques de 6 à 12 mois sont devenus des délais de 24 à 36 mois – oui, vraiment. C’est, disons-le, lamentable, en nous donnant une impression d’efficacité de l’appareil gouvernemental canadien comparable à celui dont on s’attendrait d’un pays du tiers-monde. (En fait, pour avoir été impliqué dans des dossiers de dépôt de marques en Afrique, je vous dirais que le système de plusieurs pays africains implique des délais plus serrés que ceux qu’on voit ici présentement.) C’est d’ailleurs aussi, semble-t-il, à se produire non seulement côté P.I. mais aussi dans d’autres services, comme du côté de Revenu Canada. En gros : il ne faut pas être pressé pour interagir avec notre grand garnement par les temps qui courent.