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Décision WALDORF-ASTORIA maintenue en appel: pas d’établissement ici, pas de problème pour la marque

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La Cour fédérale s’était prononcée au sujet de cette affaire en 2018 (Hilton Worldwide Holdings LLP c. Miller Thomson, 2018 CF 895), décision que la Cour d’appel fédérale vient de confirmer. Oui, il est donc possible d’utiliser (juridiquement) une marque pour des services connexes à l’hôtellerie sans nécessairement avoir d’établissement au Canada.

Après un revers initial devant la Commission des oppositions, la décision de la Cour fédérale de 2018 avait, elle, statué qu’on pouvait considérer que l’hôtel WALDORF-ASTORIA utilisait sa marque au Canada, même s’il n’est pas présent au pays, notamment parce que certains aspects de ce qui composait les services d’hôtellerie (y compris les réservations et le système de rabais et de cartes de fidélité) pouvaient s’effectuer ici pour des Canadiens bien installés chez eux. Pour la Cour fédérale, on devrait considérer que les services connexes (comme les réservations) font suffisamment partie des services comme l’hôtellerie pour justifier de considérer que la marque est employée en rendant de tels services accessoires en sol canadien.

La décision d’appel vient confirmer qu’il est approprié de commencer l’analyse dans un tel cas en se demandant ce que la personne moyenne inclurait dans les services en question (ici, d’hôtellerie).Y inclurait-elle normalement des accessoires, comme les réservations? C’est-à-dire: peut-on dire qu’on fournit des services d’hôtellerie en réservant des chambres? Selon le tribunal, eh oui, ce genre d’activité est à ce point intégral au type de service principal qu’on doit le considérer comme imbriqué.

Par conséquent, puisque l’hôtel a démontré avoir reçu plusieurs dizaines de milliers de réservations en ligne et au téléphone à partir du Canada, le tribunal confirme qu’on est bien en présence d’une utilisation de la marque WALDORF-ASTORIA au Canada.

Désormais plus d’amendements de demandes d’enregistrement de marques par téléphone et moins de rapports d’examen

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Visant visiblement à raccourcir son délai moyen pour traiter une demande d’enregistrement de marque de commerce, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») lançait récemment une initiative visant à permettre un plus grand nombre d’amendements par un simple appel de l’examinateur afin d’éviter un rapport d’examen refusant la demande. Bonne nouvelle, donc.

Jusqu’à maintenant, le nombre de problèmes qu’on pouvait corriger par un simple appel à l’examinateur (c.-à-d. en évitant un rapport officiel, puis une lettre de réponse) était fort limité. Dorénavant, par contre, l’OPIC entend considérer que la liste des éléments pouvant être soulevés sans exiger la production d’un rapport d’examen comprend ce qui suit, si on peut joindre le requérant ou son agent au téléphone afin de convenir de la correction appropriée:

  • Ajouter les désistements manquants liés à l’utilisation d’un système de référence de couleurs (par ex. Pantone);
  • Ajouter les désistements manquants liés à la feuille d’érable canadienne; 
  • Supprimer le sigle « TM » ou « MC » quand le requérant l’a inséré dans sa marque, par ex. un logo; 
  • Correction des erreurs typographiques;
  • Désistement de la marque dans son entier (par ex., si la marque ne s’avère pas distinctive?);
  • Correction de la revendication de priorité quant aux déclarations de produits et de services;
  • Correction du contenu de la description de produits et de services pour la ponctuation (par ex. point-virgule mal placé);
  • Correction des classes sous Nice quand celles qu’a précisées le requérant s’avèrent incorrectes; et
  • Correction des revendications de couleur(s) incorrectes ou incomplètes.

Dans le cours normal des choses, ce que l’OPIC envisage à ce sujet implique un appel de l’examinateur qui, au besoin, laissera un message de vocal et devra être recontacté (par ex., par l’agent) dans les 72 heures. À défaut de quoi, on procédera par rapport d’examen expédié par la poste, comme auparavant.

Bien qu’on ne puisse pas dire que cette initiative repose sur des technologies de pointe, cela ne peut pas faire de tort, je suppose, avec un délai moyen d’enregistrement d’une marque désormais de deux à trois ans au Canada. [Sans autre commentaire!]

Désormais facile d’invoquer l’aide des services frontaliers afin de bloquer les produits piratés à la frontière

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Depuis la modification de la législation canadienne pour renforcer nos mesures en matière de piratage de produits et de marques, il est bon de savoir que les entreprises canadiennes commercialisant des produits tangibles peuvent désormais invoquer l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«ASFC»). Bien que plusieurs l’ignorent, on peut inscrire sa marque auprès de l’ASFC afin que les douaniers surveillent la frontière pour nous. Oui, cela peut être aussi simple que cela.

Il s’agit là d’un outil qu’il s’avère bon de connaître, notamment pour combattre certaines formes de contrefaçon d’une marque de commerce ,comme le piratage à l’échelle commerciale, ou ce qu’on nomme en anglais le «counterfeiting», la contrefaçon.

L’outil en question implique la possibilité pour un détenteur de marque de commerce de l’inscrire auprès de l’ASFC afin de porter celle-ci à l’attention des agents frontaliers. Une fois que c’est fait, les douaniers et le système de l’ASFC surveilleront alors les cargaisons entrant au Canada afin de bloquer toute marchandise contrefaisant de façon évidente (par opposition à une marque valable et réelle portant simplement à confusion) la marque en question.

En pratique, tout ce qui s’avère requis est un simple formulaire à remplir et soumettre aux services frontaliers, qui vous enverront ensuite une lettre d’approbation confirmant l’inscription de la marque visée. Une fois cela en place, les douaniers ajouteront la marque en question à leur liste de veille lors d’inspections frontalières de cargaisons. À partir de là, si une cargaison comprend des produits d’une classe pertinente sur lesquels la marque visée a été apposée, on l’interceptera assez longtemps pour aviser le propriétaire de la marque, lequel pourra alors choisir de déposer des procédures judiciaires, au besoin. À défaut, on permettra alors à la cargaison d’entrer au Canada afin d’y livrer les produits en question ou de les transférer vers une autre destination.

À noter que ce genre d’aide de l’ASFC présume que la marque en question a été enregistrée au Canada, ce qui constitue une autre bonne raison d’y voir. SI cela a été fait, une inscription auprès de l’ASFC peut s’effectuer à peu de frais et, donc, s’avère un bon complément à une stratégie de protection d’une marque.

Le dispositif d’inscription auprès de l’ASFC peut d’ailleurs techniquement aussi s’appliquer aux œuvres protégées par des droits d’auteur.