Archives de catégorie : Jurisprudence

La marque officielle: pas un bouclier contre les poursuites de tiers après tout

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Une décision récente de la Cour d’appel fédérale (la «CAF») vient confirmer que, contrairement à ce qu’on pouvait penser, une «marque officielle» ne confère pas de défense contre les poursuites en contrefaçon de tiers. Un tel enregistrement n’est donc pas équivalent à un véritable enregistrement de «marque de commerce», oh que non.

Comme on s’en souviendra, la «marque officielle» est une créature particulière au Canada permettant à une organisation (para)gouvernementale (une «autorité publique», selon le texte de la loi) d’inscrire sa marque au registre des marques par une procédure allégée. Une fois une marque officielle ainsi inscrite, elle bloque les autres marques similaires, tout comme le ferait une marque ordinaire.

Jusqu’ici, plusieurs présumaient qu’une marque officielle enregistrée donnait une défense complète à l’égard des revendications de tiers en usurpation ou en contrefaçon de marques. La décision récente Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc. (2020 CAF 53) vient plutôt clarifier qu’un détenteur de marque de commerce (ordinaire, disons) peut s’adresser aux tribunaux si une «autorité publique» commence ensuite à utiliser une marque officielle qui porte à confusion avec la sienne, et ce, qu’elle soit enregistrée ou non.

Selon le tribunal, une poursuite pareille peut tout à fait aller de l’avant, pourvu que la date d’enregistrement de la marque contrefaite soit préalable à celle de la marque officielle. Si c’est le cas, le fait que l’organisation utilisant la marque officielle l’ait enregistré comme telle ne change rien à l’affaire. S’il y a risque de confusion, il peut y avoir contrefaçon et recours devant les tribunaux pour l’arrêter, purement et simplement. Selon la CAF:

Cette disposition ne confère en aucune façon à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation d’une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risques.

Cette décision est propice à en rassurer plusieurs qui se butent ou se frottent périodiquement à des organismes ayant enregistré des marques officielles. Il est bon de savoir que la présence de telles marques au registre n’a pas l’effet que plusieurs craignaient. Il s’agit aussi d’une autre bonne raison de voir à enregistrer sa marque de commerce dès que possible, afin de pouvoir agir si jamais une autorité publique commençait ensuite à utiliser une marque trop semblable à la vôtre.

Appel vidéo (visio) non verrouillé – secrets commerciaux éventés

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On rapportait récemment que les tribunaux américains ont eu à déterminer si le simple fait de tenir un appel vidéo (une « visio ») ouvert à n’importe quel participant (c.-à-d. sans mot de passe d’entrée) peut suffire pour ruiner un secret commercial. La réponse: oui, monsieur! Dans l’affaire américaine Smash Franchise Partners, LLC v. Kanda Holdings, Inc. (No. 2020-0302-JTL, 2020 Del. Ch.), un mécréant se fait poursuivre pour avoir osé lancer une entreprise concurrente en subtilisant (on parle évidemment d’allégations ici) les secrets d’un tiers offrant des franchises de son commerce d’enlèvement de déchets. En gros: un simple participant à une visio ouverte (n’ayant pas signé d’entente de confidentialité), peut-il ensuite piller, utiliser et rediffuser sans vergogne l’information qu’il y a apprise? Ici, le détenteur de la recette secrète d’un concept de franchise donné avait organisé une rencontre virtuelle – une visio (par l’entremise de la plateforme Zoom) –, notamment dans le but de générer de l’intérêt pour sa bannière et, espérait-il, faire des ventes de franchises. Malheureusement pour l’organisateur, les sujets abordés lors de la présentation s’avèrent si intéressants qu’un participant prend ensuite l’information divulguée lors de la visio pour l’utiliser au bénéfice de sa propre entreprise concurrente. Devant une telle concurrence à ses yeux déloyale, l’hôte de la visio entreprend alors des démarches judiciaires visant à stopper ce nouveau concurrent, notamment en s’appuyant sur l’utilisation éhontée (selon lui, comprenons-nous bien) de secrets commerciaux. Pour le requérant, une personne ayant assisté à sa rencontre super spéciale ne pouvait pas simplement ensuite utiliser l’information visée, puisqu’elle lui appartient et contribuait à la valeur de sa propre entreprise. Bien qu’a priori le dossier semblait avoir du potentiel, le juge qui se prononce sur l’affaire en phase interlocutoire (au début du dossier) n’embarque malheureusement pas. En effet, en circulant l’invitation à la visio en question à qui mieux mieux, sans contrôler à l’entrée qui pouvait effectivement y accéder ni vraiment tenir de registre des participants, il devient impossible de prétendre que l’information divulguée ne l’a pas été « au public ». À moins de traiter de l’information comme secrète, en pratique, on ne parle plus d’un secret, en droit. Pas de secret, pas de secrets commerciaux, de dire le magistrat – si bien que toute personne est dès lors libre de divulguer et d’utiliser l’info visée. En somme, comme pour n’importe quelle rencontre ou discussion avec un tiers, eh oui, la réponse est bien qu’une visio durant laquelle on aborde le sujet d’un secret commercial comporte bel et bien un réel danger. Si on discute d’un secret alors que des tiers (c.-à-d. n’ayant pas signé d’entente de confidentialité) peuvent écouter ou voir, on peut certainement mettre la protection du secret en péril. Cela n’a d’ailleurs rien détrange: qu’on discute en personne, au téléphone, par courriel, par visio ou à la radio, la règle demeure la même et le danger identique: toute fuite a le potentiel de faire sombrer le bateau entier. L’affaire nous sert donc un bon rappel de la fragilité relative des secrets commerciaux (ou industriels), comme forme de P.I. À moins d’une vigilance constante de la part de l’entreprise détentrice, il s’agit d’une forme très fragile de protection d’intangible. En principe, eh oui, même une innocente conversation avec une seule personne (même en ligne) peut faire perdre la protection (juridique) d’un secret commercial, c’est bien le cas. À ce sujet, ultimement, le mode de communication ne change rien: de la divulgation au public, c’est de la divulgation au public, même quand le public en question se limite à l’auditoire limité d’une visio! Cela vaut d’ailleurs non seulement aux États-Unis, mais aussi au Québec, au Canada ou ailleurs, et ce, peu importe qu’on parle de secrets commerciaux ou de secrets industriels. Qu’on se le tienne pour dit!

Décision WALDORF-ASTORIA maintenue en appel: pas d’établissement ici, pas de problème pour la marque

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La Cour fédérale s’était prononcée au sujet de cette affaire en 2018 (Hilton Worldwide Holdings LLP c. Miller Thomson, 2018 CF 895), décision que la Cour d’appel fédérale vient de confirmer. Oui, il est donc possible d’utiliser (juridiquement) une marque pour des services connexes à l’hôtellerie sans nécessairement avoir d’établissement au Canada.

Après un revers initial devant la Commission des oppositions, la décision de la Cour fédérale de 2018 avait, elle, statué qu’on pouvait considérer que l’hôtel WALDORF-ASTORIA utilisait sa marque au Canada, même s’il n’est pas présent au pays, notamment parce que certains aspects de ce qui composait les services d’hôtellerie (y compris les réservations et le système de rabais et de cartes de fidélité) pouvaient s’effectuer ici pour des Canadiens bien installés chez eux. Pour la Cour fédérale, on devrait considérer que les services connexes (comme les réservations) font suffisamment partie des services comme l’hôtellerie pour justifier de considérer que la marque est employée en rendant de tels services accessoires en sol canadien.

La décision d’appel vient confirmer qu’il est approprié de commencer l’analyse dans un tel cas en se demandant ce que la personne moyenne inclurait dans les services en question (ici, d’hôtellerie).Y inclurait-elle normalement des accessoires, comme les réservations? C’est-à-dire: peut-on dire qu’on fournit des services d’hôtellerie en réservant des chambres? Selon le tribunal, eh oui, ce genre d’activité est à ce point intégral au type de service principal qu’on doit le considérer comme imbriqué.

Par conséquent, puisque l’hôtel a démontré avoir reçu plusieurs dizaines de milliers de réservations en ligne et au téléphone à partir du Canada, le tribunal confirme qu’on est bien en présence d’une utilisation de la marque WALDORF-ASTORIA au Canada.